Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Perkara Hak Kekayaan Intelektual Merek

(1)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016

P U T U S A N

Nomor 272 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LAURENT BOULET, bertempat tinggal di 297 Avenue du Mistral 13900 La Ciotat, France, selaku Direktur Neosolutions Sarl dalam hal ini memberi kuasa kepada Roosmarty Fattah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor WPA Bali Law Office, berkantor di Jalan Gunung Salak Utara Nomor 7, Lantai III, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

BARTH NICOLAS CLAUDE M.M.,bertempat tinggal Jalan Nakula Gg. Baik-baik, Legian, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M., dan kawan- kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Daruherdani Sibarani

& Co, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 14 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR MEREK, yang diwakili oleh Direktur Merek, Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7 kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

(2)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat Adalah Pemilik Merek Terdaftar “WAXX” Sejak Tanggal 20 Maret 2006;

1. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan yaitu suatu Perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Perancis yang bernama Neosolutions Sarl, sebagai pemilik Merek “WAXX” yang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France, dengan Nomor Pendaftaran 063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25;

2. Bahwa sebagai pemegang lisensi/pemilik Merek “WAXX” Penggugat hendak memperluas bidang usahanya di Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia merupakan tujuan utama dari Penggugat untuk menanamkan modal/investasi terutama untuk jenis-jenis pakaian, alas kaki dan tutup kepala;

3. Bahwa keinginan Penggugat untuk memperluas usahanya dengan menggunakan merek “WAXX” melalui penanaman modal/investasi di Indonesia terhalang, karena ternyata dalam Daftar Umum Merek di Kantor Turut Tergugat telah terdaftar merek “WAXX” Nomor Pendaftaran IDM 000157656, tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 25, yaitu: pakaian, alas kaki, tutup kepala;

B. Merek Terdaftar “WAXX” Di Indonesia Tidak Digunakan Selama 3 (Tiga) Tahun Berturut-Turut Dalam Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa Sejak Tanggal Pendaftaran;

1. Bahwa, sejak Penggugat sering berkunjung ke Indonesia mulai Tahun 2005- an sampai sekarang, Penggugat belum pernah menemukan barang dengan merek “WAXX” yang diproduksi di Indonesia di perdagangan barang;

2. Bahwa ternyata Merek “WAXX” Nomor Pendaftaran IDM 000157656, tanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat telah tidak digunakan oleh Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

Disclaimer

(3)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa ternyata juga tidak ada produksi yang dibuktikan dengan adanya katalog barang yang menggunakan merek “WAXX” tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau Jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

4. Bahwa apabila merek tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2), huruf a juncto Pasal 63, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pihak ketiga yang memiliki itikad baik dan kepentingan untuk menggunakan Merek “WAXX”

tersebut yaitu sebagai pemegang dan pemilik Merek “WAXX” yang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France, dengan Nomor pendaftaran 063418376 tanggal 20 Maret 2006, dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 61 ayat (2), huruf a juncto Pasal 63, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Merek “WAXX”

dalam kelas barang 25, dibawah Nomor Pendaftaran IDM 000157656, tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat yang telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

6. Bahwa dengan demikian sudah seyogyanya Merek “WAXX” yang didaftarkan oleh Tergugat yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa dinyatakan hapus dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek “WAXX” Nomor Pendaftaran IDM 000157656 tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat;

3. Menyatakan Merek “WAXX” Nomor Pendaftaran IDM 000157656 tertanggal 19 Maret 2008 atas nama tergugat, telah tidak digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut;

4. Menghapuskan atau setidak-tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek

Disclaimer

(4)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

“WAXX” Nomor Pendaftaran IDM 000157656 tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek “WAXX” Nomor Pendaftaran IDM 000157656 tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

6. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek “WAXX” (exceptie persona standi in judicio);

1. Sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatan berikut dengan perubahannya pada halaman ke-1 (kesatu) bahwasanya Penggugat yang mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek “WAXX” adalah seorang bernama Laurent Boulet, Warga Negara Perancis, pemegang Passport Nomor 12CA21985, selaku Direktur Neosolutions Sarl, yang didirikan menurut hukum Negara Perancis, beralamat di 297 Avenue du Mistral 13900 La Ciotat, France, yang telah menunjuk dan memilih kuasa hukumnya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “WPA Bali Law Office” yang beralamatkan di Jalan Gunung Salak Utara, Abasan, Nomor 7, Denpasar-Bali, dan berdasarkan Relas–Panggilan Nomor 04/HKI.Merk/2015/

PN Niaga Sby. tertanggal 22 Mei 2015 menyatakan bahwa Laurent Boulet sebagai Penggugat. Dengan demikian jelas bahwasanya seseorang yang bernama Laurent Boulet adalah sebagai Penggugat;

2. Berdasarkan Identitas Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku Direktur Neosolutions Sarl adalah mengada-ada, karena Penggugat tidak memiliki bukti secara hukum yang dapat menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya Penggugat adalah Direktur dari Neosolutions Sarl;

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Huruf A butir 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan yaitu suatu Perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Perancis yang bernama Neosolutions Sarl, sebagai pemilik merek “WAXX” yang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Indsustrielle France, dengan

Disclaimer

(5)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Pendaftaran 063418376 tanggal 20 Maret 2006;

4. Berdasarkan dalil Penggugat pada halaman ke-1 (kesatu) dan Relas–

Panggilan Nomor 04/HKI.Merk/2015/PN Niaga Sby. menyatakan Laurent Boulet sebagai Penggugat sementara itu berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Huruf A butir 1 (satu) menyatakan bahwa suatu Perusahaan yang bernama Neosolutions Sarl yang didirikan menurut hukum negara Perancis, sebagai pemilik Merek “WAXX”, namun demikian Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti secara hukum yang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan yang telah berbadan hukum;

5. Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan menurut pendapat Tan Thong Kie bahwasanya Neosolutions Sarl adalah suatu Badan Hukum dan harus disamakan dengan orang, dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Huruf A butir 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan yaitu suatu Perusahaan, oleh karena itu sudah seyogyanya gugatan penghapusan pendaftaran merek “WAXX” diajukan oleh Neosolutions Sarl selaku Badan Hukum sekaligus Pemilik Merek “WAXX” bukan oleh Laurent Boulet;

6. Dengan demikian, terbukti bahwasanya Penggugat tidak memiliki kapasitas (exceptie persona standi in judicio) sebagai Pengguat dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek “WAXX” ini, dan selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat seyogyanya atau setidak- tidaknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas (exceptie persona standi in judicio) sebagai Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat Bukan Merupakan Pihak Berkepentingan;

1. Apabila di cermati dasar gugatan sengketa sekarang ini adalah gugatan penghapusan merek yang didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MerekjunctoPasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana gugatan penghapusan merek tersebut diajukan oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan tersebut adalah pihak ketiga sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar;

2. Sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar merek miliknya dapat terdaftar namun merek miliknya tidak dapat terdaftar mengingat ada merek pihak lain

Disclaimer

(6)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah terdaftar terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek yang didasarkan pada merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan merek yang di gunakan untuk jenis barang atau jasa tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang di daftar;

3. Bahwa pada dasarnya didalam ketentuan hukum di bidang merek, berlaku asas konstitutif yang pada dasarnya hak atas merek muncul dari permohonan pendaftaran merek, dengan demikian untuk dapat membuktikan sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam pasal 61 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta berlakunya asas konstitutif pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan penghapusan dengan mengajukan bukti permohonan pendaftaran merek pada Ditjen HKI;

4. Bahwa apabila dicermati dalam posita gugatan penghapusan sekarang ini, serta dalil-dalil hukum Penggugat tidak ada satu dalil pun yang menyatakan Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran merek yang dijadikan dasar sebagai bukti pihak ketiga yang berkepentingan, dengan demikian adalah sudah tepat apabila Penggugat sekarang ini tidak memiliki kepentingan atau bukan merupakan pihak yang berkepentingan;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

5. Bahwa apabila dicermati gugatan penggugat sekarang ini dalam hal 1 disebutkan. Penggugat adalah orang per orangan yaitu Laurent Boulet sedangkan dicermati lebih jauh Laurent Boulet bertindak sebagai Direktur dari Neosolutions Sarl, dengan demikian apabila di simpulkan yang siapakah yang mengajukan gugatan sekarang ini apakah badan hukum Neosolutions Sarl atau Laurent Boulet sebagai orang perorangan sebagaimana disebutkan dalam baris kel 5 gugatan Penggugat sekarang ini;

6. Bahwa kapasitas untuk mengajukan gugatan sekarang ini merupakan hal yang harus di perjelas terlebih dahulu mengingat implikasi hukum yang berbeda apabila apakah kewenangan untuk mengajukan gugatan dilakukan oleh orang perorangan atau kewenangan untuk mengajukan gugatan yang dilakukan oleh badan hukum, dengan demikian gugatan penggugat sekarang ini tidak jelas apakah dilakukan orang perorangan atau badan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 04/HKI.MEREK/2015/PN Niaga

Disclaimer

(7)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sby. tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.666.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/HKI.Merek/2015/PN Niaga.

Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Desember 2015 dan 17 November 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan- keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Serta Salah Dalam Menafsirkan Pengertian Pihak Yang Berkepentingan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekjunctopasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat

Disclaimer

(8)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah pihak ketiga sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar di Ditjen HKI, jadi sangat jelasJudex Factitelah salah dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemegang Merek Dagang “WAXX”

yang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France, yaitu Lembaga Pendaftaran Hak Kekayaan Industrial termasuk di dalamnya merek, yang berkedudukan di Perancis dengan Nomor Pendaftaran 063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 (vide bukti P-1). Pemohon Kasasi telah menggunakannya dalam perdagangan sejak tahun 2006 dan Termohon Kasasi yang berkebangsaan Perancis tidak pernah menyangkal fakta hukum ini;

3. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi adalah pemilik Merek “WAXX” yang secara umum telah terdaftar di 21 (dua puluh satu) Negara di Dunia, oleh karena itu sangat keliru apabila Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi adalah pihak yang tidak berkepentingan dengan Merek “WAXX”. Fakta ini dapat diakses melalui website Perusahaan Penggugat yaitu www.waxxindustries.com;

4. Bahwa tidak ada tersurat maupun tersirat dalam Pasal 61 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat yang mengharuskan Penggugat untuk mengajukan pendaftaran merek terlebih dahulu ke Ditjen HKI baru kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek, apalagi sudah terbukti bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Merek “WAXX” yang sah sejak Tahun 2006;

5. Bahwa disamping itu adanya pihak lain (Tergugat) yang telah mendaftarkan kembali merek Terdaftar “WAXX” pada Ditjen HKI Republik Indonesia atas nama Barth Nicolas Claude tanggal 19 Maret 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000157656 dapat secara mudah diakses di Website resmi Pemerintah Indonesia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan alamat Website: https://www.dgip.go.id/merek dan https://www.asean-tmview.org/

tmview/basicSearch.html (videbukti P-4);

Bahwa tujuan dicantumkannya merek terdaftar pada Website Pemerintahcq Ditjen HKI, tentu saja untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan informasi supaya tidak terjadi pendaftaran ganda atas suatu merek yang telah didaftarkan, sehingga sangatlah aneh/berlebihan apabila fakta yang sudah ditampilkan dalam website harus diuji lagi kebenarannya dengan cara mendaftarkan kembali merek terdaftar yang sudah ada di website Ditjen HKI tersebut;

6. Bahwa tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau

Disclaimer

(9)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai bunyi Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah keliru dalam menafsirkan pengertian pihak yang berkepentingan, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik Merek “WAXX” terdaftar yang akan mendaftarkan merek-nya di Indonesia, sudah sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam kasus ini;

Judex Facti telah salah/keliru dalam memahami perlindungan hukum yang bersifat deklaratif dan konstitutif;

8. Bahwa Judex Facti keliru dalam memahami perlindungan hukum yang bersifat deklaratif dan konstitutif, dimana Pemohon Kasasi secara deklaratif adalah pihak yang secara nyata telah menggunakan Merek “WAXX” (Tahun 2006) jauh sebelum Merek tersebut didaftarkan oleh Termohon Kasasi (Tahun 2009);

9. Bahwa secara konstitutif Pemohon Kasasi adalah pihak yang telah mendaftarkan Merek “WAXX” pertama kali di Institut National De La Propriete Industrielle France, yaitu Lembaga Pendaftaran Hak Kekayaan Industrial termasuk di dalamnya merek, yang berkedudukan di Perancis dengan Nomor Pendaftaran 063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 dan juga terdaftar di 21 Negara lain di dunia;

Judex Facti telah lalai menerapkan hukum dengan mengabaikan Konvensi Paris “trade related aspect of intellectual property right”;

10. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan Konvensi Paris versi 1967, Pasal 6 sampai Pasal 10, yang mengatur perlindungan merek terkenal, pada intinya berbunyi antara lain, bahwa sebagai peserta dari pada Paris Union akan mengatur dalam perundang-undangan merek masing-masing, bahwa atas permohonan pihak yang berkepentingan, harus ditolak, atau dibatalkan pendaftaran dari suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan dari merek terkenal pihak lain untuk barang sejenis;

11. Bahwa setidak-tidaknya Judex Facti harus mempertimbangkan keberadaan dan legalitas pendaftaran yang telah dilakukan oleh Penggugat pada Negara peserta Konvensi Paris dimana Indonesia telah turut meratifikasinya masing- masing melalui Kepres Nomor 15 Tahun 1997 dan Kepres Nomor 7 Tahun 1994, sehingga Pemegang Hak Merek di Negara anggota Kovensi Paris harus dianggap sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek dagang-nya di Negara peserta Konvensi dan mendapat perlindungan hukum yang sama;

Disclaimer

(10)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 12 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan merek miliknya kepada Dirjen HAKI, dengan demikian menurut hukum Pemohon Kasasi belum bisa dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkaraa quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAURENT BOULET tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LAURENT BOULET tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

(11)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i……….. Rp 6.000,00 2. R e d a k s i……….. Rp 5.000,00 3. Administrasi kasasi……….. Rp489.000,00 Jumlah ……… Rp500.000,00

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2002

Disclaimer