Merek di Indonesia sebelumnya pernah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kemudian diubah dengan Undang-Undang-Undang-Undang No.
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (atau yang selanjutnya disingkat UU No. 20/2016) yang berlaku sebagai hukum positif.
Diartikan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 bahwa:
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
58 hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Sederhananya, merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan. Merek (trademark) sebagai HKI pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lainnya.29
Dari penjelasan mengenai definisi merek di atas perlu dijelaskan tentang hakikat Tanda. Secara filosofis ada 3 (tiga) macam pemaknaan tanda menurut pendapat Charles Sanders Peirce:30
1. Persamaan (likenesses), misalnya foto sebagai hasil potret yang memiliki kesamaan/kemiripan yang sangat sempurna dengan objek aslinya. Kesamaan/kemiripan inilah yang menjadikan foto sebagai tanda atas objek potret tersebut.
2. Indikasi (indications), memberikan petunjuk atas sesuatu dengan menarik perhatian (attention), namun tidak memberikan informasi secara detail.
3. Simbol (symbol), digunakan bersama objek tertentu (meanings by usage) yang memiliki makna berkaitan dengan penggunaannya dalam mewakili suatu hal tertentu.
29 Rahmi Janed, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2015, h. 3.
30 Charles Sanders Peirce, “What Is a Sign?”,
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm, dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 23.20.
59 Dapat disimpulkan bahwa tanda merupakan representasi atas suatu objek.
Tanda dapat memiliki arti secara harafia (literal meaning) maupun makna pelengkap (complementary meanings), menurut pendapat Giovanni B.
Ramello31. Secara harafia, tanda adalah istilah yang digunakan untuk memberi interpretasi pemaknaan objek. Secara pelengkap, tanda adalah istilah untuk mengkomunikasikan objek yang dilekatinya.
Merek sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20/2016, meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada
31 Giovanni B. Ramello, What’s in a sign? Trademark Law and Economic Theory, Departmen of Public Policy and Public Choice, Universita’ Del Piemonte Orientale, Alessandria, 2006, h. 2.
60 pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Adapun fungsi pendaftaran merek ialah:32
1. sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.
Dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20/2016, Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam permohonan harus mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan f. kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau
jenis jasa.
Berkas permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dilampirkan dengan label merek, bukti pembayaran biaya, dan surat peryataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal merek berupa suara, label yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman
32 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Op.Cit., h. 28.
61 suara. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas hak merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon serta ditandatangani oleh salah satu dari pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Kemudian, Menteri melakukan pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.
UU No. 20/2016 secara jelas memberikan batasan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan/atau ditolak:
Pasal 20
Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Pasal 21
1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
62 2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Terhadap pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek, Pasal 24 UU No. 20/2016 memberikan ketentuan bahwa apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, serta mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
Perihal jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 20/2016, diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat
63 merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.