BAB II TINJAUAN PUSTAKA
B. Perlindungan Merek
2. Pendaftaran Merek
Sejak Konvensi Nice, pengakuan untuk pendaftran merek jasa berkembang di beberapa Negara lainnya. Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan yakni sejak berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
2. Pendaftaran Merek
Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Dalam prosedur pendaftaran merek ada persyaratan substantif (substantive requirement) dan persyaratan formal (formal requirement). Persyaratan ini mengacu pada Article 15 (3), (4), dan (5) TRIPs. 38
Article 15
3) Members may make registrability depend on use. However, actual use of trademark shall not be a condition for filling application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended that intended use has not taken place before the expire of period of three years from the date application;39
4) The mature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case from an obstacle to registration of trademark;40
5) Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In
38 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 139.
39 Terjemahan : “Anggota dapat membuat pendaftaran bergantung pada penggunaanya. Namun, sebenarnya penggunaan merek dagang tidak akan menjadi syarat untuk mengisi permohonan pendaftaran. Aplikasi tidak akan menolak semata-mata atas dasar bahwa dimaksudkan bahwa tujuan penggunaan tidak terjadi sebelum berakhir masa 3(tiga) tahun berturut-turut dari masa permohonan pendaftaran.”
40 Terjemahan : “ Barang dan/atau jasa yang telah pasti diterapkan jika tidak ada hambatan dari tahap pendaftaran merek dagang.”
27
addition Members may afford an opportunity for the registration of trademark to be opposed.41
Prinsip first to file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia baik perorangan maupun badan hukum, yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang dan /atau jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud. 42
Persyaratan substantif (substantive requirements) untuk pendaftaran merek di Indonesia adalah yaitu persyaratan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek bahwa merek tersebut dapat didaftar ataupun ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Persyaratan substantif dalam permohonan pendaftaran merek, yaitu :
1. Iktikad baik. Pasal 4 Undang-Undang Merek mengatur bahwa:
41 Terjemahan Google: “Anggota konfensi wajib mengumumkan setiap merek dagang baik sebelum terdaftar atau segera setelah terdaftar dan mengupayakan wajar kesempatan bagi petisi untuk membatalkan pendaftaran, selain itu anggota diberikan kesempatan untuk menentang pendaftaran tersebut.”
28
“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”
Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (good faith). Prinsip iktikad baik tidak hanya terdapat pada saat permohonan pendaftaran merek, namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.43
Makna iktikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Kemudian, iktikad baik (te geode trouw) menurut Kamus Hukum Fockema Andreae, adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.44
R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa iktikad tidak baik terdiri dari dua macam, yaitu:45
a) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum, yang biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedangkan bagipihak yang beriktikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko. Iktikad tidak baik ini, antara lain, terkandung dalam Pasal 1977 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1963 BW, yang menentukan syarat untuk
43 Ibid., hlm. 94.
44 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, Bandung,
2012, hlm. 93.
29
memperoleh hak milik barang melalui daluwarsa. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
b) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiba-kewajiban dalam hubungan hukum itu, sebagaiman diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya serta titik beratnya terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.
Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai iktikad baik. Iktikad baik secara umum dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yaitu “Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi iktikad baik tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat memahami makna iktikad baik yang lebih jelas harus dilihat pada penafsiran iktikad baik dalam praktik pengadilan. Dikatakan demikian karena sengketa mengenai iktikad baik dalam prakteknya selalu diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian, perkembangan doktrin iktikad baik lebih merupakan hasil kerja pengadilan daripada legislatif yang berkembang secara kasus demi kasus. Hakim memegang peranan penting dalam menafsirkan ajaran iktikad baik tersebut.46
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 N0. 220/PK/1986 mengenai perkara Nike memberi pertimbangan mengenai iktikad baik sebagai berikut:47
“Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas
46 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hlm. 7.
30
menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal itu.”
Elemen pemohon beriktikad baik menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya ialah:
1) secara layak dan jujur;
2) tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
3) demi kepentingan usahanya;
4) yang berakibat kerugian kepada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
Beritikad tidak baik yang dimaksudkan bila inovasi tersebut merupakan jiplakan inovasi dari orang lain dan tidak ada unsur kebaruan dari inovasi yang sudah ada. Beritikad tidak baik pada Merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan mempunyai niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek dari orang lain dan mempunyai keinginan untuk mengambil keuntungan dari pendaftaran merek tersebut. Jika merek pemohon terbukti mela nggar hak orang lain, maka merek yang digunakan dengan itikad tidak baik, harus dihapus dari Daftar Umum Merek pada Dirjen KI dan negara tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi merek yang dilandasi dengan dasar itikad tidak baik.48
31
2. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek, diatur bahwa:
“Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum;
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
Ketentuan Pasal 5 yang bersifat universal dan alasannya bersifat objektif harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksaan merek.49
Pasal 5 tersebut bersifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur dilanggar, sudah cukup memberikan alasan untuk menyatakan bahwa merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan.50
3. Merek yang harus ditolak. Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek bahwa:
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI apabila merek tersebut :
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal ,milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak
49 Insan Budi Maulana, Op. Cit., hlm. 102.
32
sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol etau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Ada dua dasar atau alasan bagi Ditjen KI menolak setiap permohonan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif. Penolakan secara absolut adalah karena sifatnya yang universal dan karena alasan yang bersifat objektif dalam hal harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan bisa juga karena ketentuan itu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak negara walau diatur dalam susunan yang berbeda. Sedangkan alasan yang bersifat relatif adalah karena penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek dan juga karena tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut.51
Sedangkan, persyaratan formal pendaftran merek diatur mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Merek. Pada dasarnya
51 Iswi Hariyani, Op. Cit., Hlm. 93.
33
persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan
Pasal 7 mengatur syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek:
1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen KI Departemen Hukum dan HAM dengan mencantumkan:
a) tanggal, bulan, dan tahun;
b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c) nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
d) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3) Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4) Permohonan dilampiri bukti dengan bukti pembayaran.
5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6) Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon yang mewakilkan.
7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8) Kuasa sebagaimana tersebut di atas adalah konsultan hak kekayaan intelektual.
9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatan diatur dengan keputusan presiden.
34
Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan pendaftaran untuk dua kelas barang dan/atau jasa atau lebih dalam satu permohonan. Pasal 9 Undang-Undang Merek mengatur bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan oleh orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Pasal 10 Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan yang diajukan oleh kuasa dari pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, sedangkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan pendaftran merek dengan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. 52
Pemenuhan persyaratan formal (formal requirements) dan pemenuhan persyaratan substantif (substantive requirement), mengingat dalam first to file system (stelsel konstitutif), negara yang memegang otoritas pendaftaran. Negara sebelum menyatakan keadaan hukum baru (konstitutif), harus menelaah kelengkapan dan kebenaran persyaratan formal (formal requirements) terlebih dahulu sebelum memeriksa persyaratan meteriel substantif (substantive requirements). Dengan demikian, ketika persyaratan formal dan substantif telah terpenuhi, akan
52 Rahmi Jened, Op. Cit., Hlm. 141.
35
diterbitkan sertifikat merek oleh negara. Sertifikat adalah bukti keabsahan kepemilikan merek yang merupakan keputusan final dari negara.53
TRIPs dan Paris Convention memberikan penjelasan bahwa pendaftaran awal dan setiap perpanjangan pendaftaran merek dagang dapat dilakukan untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek dagang akan dapat diperbarui tanpa batas. Namun tidak dalam kasus apa pun perpanjangan pendaftaran merek di negara asal melibatkan kewajiban untuk memperbarui pendaftaran di negara-negara lain peserta konvensi di mana merek telah terdaftar. Perlindungan hukum dan pengeksploitasian merek berlaku selama jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan prinsip keadilan bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan Undang-Undang Merek menetapkan lebih tinggi dari standar minimum yang ditetapkan TRIPs yakni 10 (sepuluh) tahun pengeksploitasian merek untuk kepentingan komersil dan agar tidak terkena pembatalan ‘non use’ 3 (tiga) tahun berturut-turut.54
Berdasarkan TRIPs bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda – tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan untuk barang atau jasa yang
53 Ibid,.