45 BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kasus Posisi
J.CASANOVA adalah perusahaan kosmetik asal Paris, yang akan mendaftarkan merek J.CASANOVA untuk kelas 3 namun ditolak oleh Ditjen HKI karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CASANOVA milik Irawan Gunawan. Maka dari itu J.CASANOVA selaku penggugat yang berkedudukan di Prancis yang dikuasakan kepada Alfonso Napitupulu dan Partners di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Irawan Gunawan selaku tergugat yang dikuasakan kepada Abdullah Loetfi dan CO dan guguatan kedua kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) cq. Direktur Merek selaku turut tergugat yang dikuasakan kepada Adi Supanto dan Partners dengan dalih bahwa merek penggugat adalah merek terkenal dan dalam hal ini tergugat dianggap tidak beritikad baik karena mendompleng, memboceng, dan menjiplak ketenaran atas dasar merek penggugat J.CASANOVA dengan merek tergugat CASANOVA.
J.CASANOVA merupakan sebuah perusaahaan yang berasal dari Paris, Prancis tepatnya berkedudukan di 7 Rue Washinton 75008 dan didirikan secara resmi berdasarkan hukum negara Prancis . Perusahaan ini bergerak dibidang penjualan ekspor dan impor produk-produk baju, parfum,
46 dan kosmetik dengan merek atau brand J.CASANOVA yang telah didaftarkan di berbagai Negara di dunia sejak tahun 1998 .
Pada tanggal 27 September 2011 di Indonesia, merek CASANOVA atas nama Irawan Gunawan telah terdaftar dengan Nomor: IDM000324610 dalam kelas barang 03 dalam jenis barang: “Kosmetika, sedia-sediaan untuk menghitamkan dan menumbuhkan rambut, barang-barang toilet dan wangi-wangian, shampoo, hair rince, deodorant stick, deodorant spray, kutek, eye shadow, minyak rambut, sabun dental cream, tapal gigi, shaving cream”.
Pada 23 Pebruari 2015 J.CASANOVA mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI dengan nomor agenda: D002015007026 pada kelas 3. J.CASANOVA juga pernah mengirim Surat dengan nomor surat: 6004/ALNA/XII/15 tertanggal 3 Desember 2015 yang isinya menyatakan bahwa J.CASANOVA telah mendafarkan mereknya untuk kelas 3 namun ditolak oleh Ditjen HKI karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CASANOVA milik Irawan Gunawan. Selanjutnya pada 3 Februari 2016, J.CASANOVA telah melakukan upaya hukum dengan gugatan pembatalan merek terhadap merek CASANOVA di Indonesia ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat.
Adapun beberapa alasan pengajuan gugatan yang pada intinya antara lain:
1. Merek CASANOVA yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA yaitu persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan merek CASANOVA milik Tergugat dan
47 merek J.CASANOVA milik Penggugat, karena dapat merugikan Penggugat selaku pemilik merek terkenal J.CASANOVA.
2. Adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek J.CASANOVA milik Penggugat, yang mana dapat mengacaukan persepsi masyarakat mengenai asal/usul barang yaitu seolah-olah produk CASANOVA sama dengan produk J.CASANOVA.
Berdasarkan alasan tersebut J.CASANOVA memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan merek J.CASANOVA milik Penggugat adalah merek
terkenal
3. Menyatakan merek CASANOVA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek CASANOVA yang beritikad tidak baik.
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar merek J.CASANOVA yang beritikad baik di Indonesia dan mempunya hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
6. Menyatakan batal menurut hukum merek CASANOVA yang didaftarkan oleh Tergugat pada kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran
48 IDM000324610 tertanggal 27 September 2011 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA milik Penguggat.
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek CASANOVA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tertanggal 27 September 2011 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan hal yang pada intinya menurut Majelis, membenarkan adanya pendaftaran dari merek J.CASANOVA, akan tetapi berdasarkan P-1 s/d P-15 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa sertifikat merek J. CASANOVA telah habis masa berlakunya dan tidak menunjukan bukti adanya perpanjangan dari sertifikat tersebut. Atas hal tersebut merek Penggugat mempunyai kesamaan pada pokoknya dan merupakan merek terkenal.
J. CASANOVA dinyatakan merek terkenal dan mempunyai kesempatan menggunakan hak prioritas, akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Penggugat yang mana berdasarkan bukti P-16 tentang pendaftaran merek oleh Penggugat baru dilakukan tanggal 23 Februari 2015. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat sudah tidak mempunyai lagi hak untuk menyatakan sebagai pemegang hak milik dari merek J. CASANOVA. Atas dasar hal-hal tersebut
49 maka gugatan Penggugat dinyatakn ditolak seluruhnya karena Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam
gugatannya dengan putusan Nomor:
11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan tanggal 1 Juni 2016.
Atas Putusan Pengadilan Niaga, J. CASANOVA mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN/Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Alasan diajukan kasasi adalah yang pada intinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian dan tidak teliti dalam memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu tentang masa berlaku sertifikat-sertifikat merek milik Penggugat, karena ada beberapa sertifikat yang dalam proses perpanjangan dan ada yang masih berlaku.
Majelis juga melakukan kesalahan fatal dalam menerapkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization, karena Pengugat dengan jelas pada isi gugatannya hanya ingin mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana didasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor
50 15 Tahun 2001 tentang Merek dan juga dengan alasan merek terdaftar milik Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat. Unsur-unsur yang harus diperiksa oleh Majelis seharusnya juga sesuai gugatan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat adalah mengenai terkenal tidaknya merek J.CASANOVA dengan merek milik Casanova. Hal ini seharusnya ada dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis justru menggunakan Pasal 11 UU Merek tentang hak prioritas sebagai untuk pertimbangan utama dalam menolak gugatan pembatalan merek
Gugatan pembatalan merek CASANOVA telah memenuhi unsur-unsur dibatalkan, disamping merek J. CASANOVA telah mendaftar terlebih dahulu dan merupakan merek terkenal yang dibuktikan dengan terdaftarnya di berbagai dunia, adapun unsur lain yaitu adanya persamaan bunyi kata CASANOVA dan adanya unsur bunyi dengan merek J. CASANOVA. Berdasarkan hal-hal tersebut cukup menjadi bukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk membonceng keterkenalan dari merek Penggugat/Pemohon Kasasi.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terdapat Desenting Opinion dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan merek milik J.CASANOVA belum berakhir masa berlakunya karena telah adanya surat perperpanjang merek tersebut dan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengklaim keterkenalan merek J.
51 CASANOVA. Adapun Desenting Opinion dalam Majelis Hakim karena selain Pemohon Kasasi yang mendaftarkan merek J.CASANOVA, ada pihak lain selain Termohon Kasasi yang menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut, seperti:
1. AFN Broker LLC.1092 (pemilik) terdaftar di Kanada 2. Orion Versand GmbH & Co. terdaftar di Jerman
3. Mme Rugianda Dagnino terdaftar di International Trademark
Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakn musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak. Putusan Majelis Hakim yaitu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: J. CASANOVA dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 6 Desember 2016 yang pada intinya menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
Pada tanggal 26 September 2017 pihak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan
52 kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dikarenakan pada amar putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 semua ditolaknya eksepsi Tergugat. Permohonan yang dicantumkan dalam permohonan peninjauan kembali oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada intinya mnerima dan mengabulkan kontra memori peninjauan kembali dan eksepsi Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali, membatalkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan meolak gugatan dari Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi setelah dibeitahukan mengenai memori peninjauan kembali kepada Pengugat/Termohon Peninajauan kembali, mereka tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali.
Setelah meneliti secara seksama, Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan bahwa J. CASANOVA merek milik Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak memperoleh perlindungan hukum dikarenakn istilah atau nama dari CASANOVA bukan ciptaan, inovasi atau temuan khusus dari Penggugat dan nama tersebut juga telah dikenal di dunia sebagai kisah legendaris dalam buku maupun film layar lebar. Selain itu fakta ini juga didukung olek fakta bahwa nama CASANOVA itu sendiri telah digunakan dan didaftarkan pula di Negara lain sebagai merek dari produk AFN Broker LLC.1092 (pemilik) terdaftar di Kanada dan Orion Versand GmbH & Co., terdaftar di Jerman sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa Judex Juris melakukan
53 suatu kekeliruan dalam mengabulkan kasasi Penggugat yang seharusnya ditolak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Pada tanggal 23 Januari 2019 Mahkamah agung memutus perkara dengan amar putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yaitu:
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali IRAWAN GUNAWAN tersebut
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.SusHKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016; MENGADILI KEMBALI:
1. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat
2. Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
54 Daftar nama negara yang didaftarkan oleh J.CASANOVA dan CASANOVA adalah sebagai berikut:
No
J.CASANOVA CASANOVA
Negara No. Pendaf-taran
Tanggal Negara No. Pendaf -taran Tanggal 1 Arab Saudi 742/81 13 Juli 1425 H Singapu-ra T13034 83C 1 Maret 2013 2 Singapu-ra TM2621/ 98 23 Maret 1998 Malaysia 201305 1943 6 Maret 2013 3 Yaman 27986 7 Oktober 2006 Filipina 4/2014/ 000120 27 25 Desembe r 2104 4 Tunisia EE98039 6 13 Maret 1998 5 Perancis 0332581 41 20 Novem-ber 2013 6 Inggris 2160927 11 Februari 2008
55 7 Qatar 18500 26 Oktober 2004 8 Bahrain 23656 28 April 1998 9 Lebanon 75406 26 Maret 1998 10 Kuwait 51617 20 Agustus 2001 11 Malaysia 9800500 8 22 April 1998 12 Jepang 4331431 5 Novem-ber 1999
Perbandingan isi pertimbangan Majelis Hakim beserta hasil dari putusan adalah sebagai berikut:
Pengadilan Niaga Kasasi Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst Nomor 968/K/Pdt.Sus-HKI/2016 Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018
56 1. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa sertifikat merek milik Penggugat telah kadaluarsa dan Penggugat tidak menggunakan Hak Prioritasnya. 2. Menolak seluruh gugatan beserta eksepsi tergugat 1. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa masa berlaku dari surat pendaftaran merek Penggugat masih berlaku 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga 3. Mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak eksepsi Tergugat 1. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa nama “CASANOVA” bukan ciptaan, inovasi ataupun temuan khusus melainkan nama yang telah dikenal di dunia melalui kisah legendaris 2. Membatalkan Putusan Kasasi 3. Mengabulkan Peninjauan Kembali Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan menolak eksepsi Terguat
57 B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor
11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan hukum, yaitu membenarkan adanya pendaftaran merek Penggugat di berbagai negara berdasarkan bukti P-1 sampai P-15 akan tetapi dalam bukti-bukti surat sertifikat tersebut telah habis masa berlakunya serta tidak dilampirkannya surat adanya perpanjangan atas sertipikat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hak sebagai pemegang hak milik dari merek J.CASANOVA.
Apabila melihat kembali dalam Pasal 28 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi:
Pasal 28
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
Pasal 35
(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.
Disini penulis berpendapat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Niaga telah keliru karena tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena ada sertipikat
58 merek milik Penggugat masih dalam proses perpanjangan yaitu Bukti P-5 berupa bukti pendaftaran dan Perpanjangan Pendaftaran Merek di negara Tunisia dan juga adanya bukti pendaftaran yang diajukan masih sah dan berlaku yaitu:
- Bukti P-2 berupa bukti pendaftaran merek J.CASANOVA di negara Arab Saudi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2023
- Bukti P-6 berupa bukti pendaftaran merek J.CASANOVA di negara Prancis yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2023 - Bukti P-7 berupa bukti pendaftaran merek J.CASANOVA di negara
Inggris yang masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan Hak Prioritas dan berdasarkan bukti P-16 yaitu surat Permohonan Pendaftan Merek No. Agenda D00205007026 yang menunjukan pendaftaran baru dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Februari 2015, atas hal ini majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menggunakan Hak Prioritas untuk mendaftar merek tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi:
“Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.”
59 Disini Penulis berpendapat bahwa hakim telah fatal dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mana Penggugat sama sekali tidak mengajukan tentang Hak Prioritas di dalam gugatannya. Apakah Majelis Hakim tidak mengatahui apa itu Hak Prioritas? Yang jelas pengertian Hak Prioritas dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi:
“ Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.”
Dalam gugatan Penggugat jelas bahwa yang diajukan hanya gugatan permohonan pembatalan merek yang mengacu pada merek terkenal. Dalam gugatannya J. CASANOVA hanya menggungat berdasarkan bahwa CASANOVA itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mere terkenal. Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi:
Pasal 6.
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Berdasarkan hal tersebut jelas tidak ada hubungannya dengan Hak Prioritas. Kenapa Majelis Hakim harus memutus bahwa J.CASANOVA tidak
60 mengajukan Hak Prioritas? Padahal Hak Prioritas itu adalah untuk mendapatkan tanggal di negara asal ketika mendaftar di negara lain yang juga anggota Konvensi Paris atau WTO itupun dalam jangka waktu 6 bulan. Disisi lain Hak Prioritas merupakan hak oleh karena itu bukan suatu kewajiban untuk J.CASANOVA menggunakannya ketika mendaftarkan mereknya di negara lain. Maka sudah seharusnya unsur-unsur yang harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusannya adalah mengenai terkenal tidaknya merek J. CASANOVA dan ada atau tidaknya persamaan pokonya antara merek milik J.CASANOVA dengan merek milik CASANOVA. Hal ini yang anehnya sama sekali tidak ada di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara ini. Dalam putusan halaman 50 dan 51 pertimbangan putusan majelis hakim justru menjadikan Pasal 11 mengenai Hak Prioritas sebagai dasar pertimbangan utama dalam menolak gugatan pembatalan merek. Ini menunjukan bahwa Majelis Hakim telah fatal dalam menerapkan Pasal 11 tentang pendaftaran merek dengan Hak Proritas terhadap gugatan aquo yang diajukan tidak ada kaitannya dengan Hak Prioritas.
Oleh karena itu menurut hemat penulis sangat tidak tepat dan tidak relevan jika Majelis Hakim menyatakan bahwa J.CASANOVA sudah tidak mempunyai hak milik merek J.CASANOVA karena tidak menggunakan hak prioritas berdasarkan Pasal 11.
61 C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor
968/K/Pdt.Sus-HKI/2016
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan mengabulkan Permohona Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga. Mahkamah Agung berpendapat bahwa membenarkan tuntutan dari Pemohon Kasasi dan telah meneliti memori kasasi serta kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti secara saksama. Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum. Pertimbangan pertama Mahkamah Agung menyebutkan Judex Facti salah menerpakan hukum pembuktian atas beberapa sertifikat merek yang ternyata ada perpanjangan merek.
Mahkamah Agung menyatakan merek J. CASANOVA milik Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria merek terkenal karena telah ada sejak tahun 1988 dan didaftarkan di berbagai negara sedangkan merek CASANOVA milik Termohon Kasasi baru didaftarkan tanggal 25 Mei 2010. Dalam merek J. CASANOVA dan CASANOVA Mahkamah Agung menyatakan merek CASANOVA mempunyai persamaan pada pokoknya berupa adanya unsur yang menonjol dan persamaan bunyi yaitu kata CASANOVA. Atas hal ini Mahkamah Agung berpendapat adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi untuk membonceng atas keterkenalan/ketenaran dari merek Pemohon Kasasi.
62 Adanya pertimbangan tentang hak prioritas dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai dasar dan alasan untuk menolak gugatan dari Penggugat/Pemohon Kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan tersebut telah keliru. Pemohon Kasasi dalam gugatan yang diajukan tidak pernah mendalilkan atas dasar hak prioritas melainkan pada alasan pada ketentuan Pasal 68 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat Dessenting Opinion dari Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M yaitu bahwa Pemohon Kasasi hanya mampu menunjukan keterkenalan merek pada satu aspek yaitu pendaftaran di berbagai negara. Padahal ada faktor lainnya yaitu pengetahuan umum masyarakat serta promosi secara luas akan merek tersebut. Ada pihak lain selain Termohon Kasasi yang menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut seperti
1. AFN Broker LLC.1092 terdaftar di Kanada. 2. Orion Versand GmbH & Co terdaftar di Jerman
3. Mme Rugianda Dagnio terdaftar di International Trademark
Oleh karena terjadi perbedaan pendapat tersebut dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai mufakat maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Hakim mengambil putusan terbanyak.
Menurut hemat penulis setuju dengan pernyataan Mahkamah Agung tersebut karena jika dilihat dalam P-2, P-6 dan P-7 dalam surat sertifikat
63 tersebut masih berlaku sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mana jangka waktu perlindungan hukum atas suatu merek adalah 10 tahun sejak merek terdaftar. Jadi sangat salah jika Hakim Pengadilan Niaga menyatakan telah habis masa berlakunya.
Berdasarkan batasan akan merek terkenal yang telah diberikan oleh WIPO maka J.CASANOVA patut disebut merek terkenal. beberapa faktor yang telah dipenuhi oleh J.CASANOVA adalah faktor durasi akan merek tersebut yaitu didirikan mulai tahun 1998 sampai sekarang dan faktor wilayah geografis dari permohonan pendaftaran merek yang mana telah didaftarkan di 12 negara.
Sedangkan menurut UU merek di Indonesia belum merumuskan kriteria merek terkenal, akan tetapi telah dicantumkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Jika dilihat dalam unsur-unsur tersebut apakah J.CASANOVA disini merupakan merek terkenal? disini penulis berpendapat bahwa merek J.CASANOVA merupakan merek terkenal. Terpenuhinya unsur yang menonjol dalam suatu merek terkenal adalah merek tersebut telah terdaftar di 12 negara dan peredarannya sudah melewati batas-batas regional. J.CASANOVA juga telah pertama kali terdaftar di Perancis pada tahun 1998 dan diteruskan didaftakan ke berbagai negara. Disini kita bisa melihat unsur dari jangka waktu penggunaan merek tersebut telah lama digunakan.
Merek CASANOVA sendiri baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2010 jauh dengan merek J.CASANOVA telah telah terdaftar tahun 1998,
64 maka disini patut dicurigai adanya itikad tidak baik dari CASANOVA untuk membonceng keterkenalan merek J.CASANOVA
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Irawan Gunawan sebagai pemilik CASANOVA atas putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 968/K/Pdt.Sus-HKI/2016 dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
Alasan – alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung adalah istilah dari nama CASANOVA bukan ciptaan, inovasi, atau temuan khusus dari penggugat melainkan istilah atau nama dari CASANOVA itu sendiri telah dikenal dunia melalui kisah legendaris dalam buku maupun dalm film layar lebar. Fakta ini juga didukung dengan adanya merek dengan nama yang sama yang juga telah didaftarkan dan digunakan di negara lain. Atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengabulkan kasasi Penggugat.
Nama CASANOVA sendiri adalah cerita legendaris dari negara Italia berupa pengakuan kisah nyata dan pengakuan terbuka sang pecinta paling terkenal dan penulis di dunia yaitu Giacomo Casanova semasa hidupnya yaitu tahun 1825-1898 dan telah dibuat buku terjemahan Bahasa Indonesia yang dibaca jutaan orang dan kisahnya menjadi legendaris petualang asmara yang seru, menakjubkan, penuh gairah dan terkadang tragis.
65 Sehingga jelas CASANOVA bukan merupakan hal yang baru maupun kata ciptaan khusus Penggugat, karena faktanya CASANOVA telah menjadi penamaan umum atau dikenal oleh khalayak seluruh dunia jauh sebelum perusahaan maupun merek J.CASANOVA berdiri atau terdaftar sehingga tidak dapat di klaim atau dimonopoli menjadi milik satu pihak saja.
Dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut tidak memiliki daya pembeda. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa merek J.CASANOVA masih berhak memperoleh perlindungan hukum dengan mendaftar kembali di Indonesia ke DITJEN HAKI karena merek J.CASANOVA itu sendiri mempunyai unsur pembeda dengan merek CASANOVA milik IRAWAN GUNAWAN yaitu huruf J. Di Indonesia sendiri ada beberapa merek yang telah terdaftar dengan nama umum dan merek tersebut mempunyai unsur pembeda dengan satu dan lainnya yaitu merek: Kampung Gajah dengan No IDM000336737, Gajah Mungkur dengan No IDM000528500, dan Gajah Jaya dengan Nomor IDM000638760. Disini kita bisa melihat ada unsur nama yang sama yaitu nama GAJAH. Seperti yang kita tahu nama Gajah sendiri adalah nama hewan dari mamamalia besar yang mempunyai ciri mencolok yaitu belalai panjang dan daun telinga yang lebar. Merek CASANOVA sendiri di sisi lain juga telah mendaftar di beberapa negara , antara lain: AFN Broker LLC.1092 terdaftar di Kanada, Orion Versand GmbH & Co terdaftar di Jerman dan Mme Rugianda Dagnio terdaftar di International Trademark.
