A. Kasus Posisi

BAB III

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PASSING OFF MEREK LOIS

A. Kasus Posisi

Dalam perkara ini, pemohon kasasi (dahulu Penggugat), PT Intigarmindo Persada yang diwakili oleh Direktur Utama Indra Halim yang berkedudukan di Jalan Pualam Raya 31, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat merupakan Penerima Lisensi dari pihak Lois Trade Mark- Consultores E. Servicos S.A. Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harris Priyono Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XVII Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat. Adapun Termohon Kasasi (dahulu tergugat) adalah AGUS SALIM, beralamat di Jalan Wicaksono H/35, RT 005 RW 007, Kelapa Dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fendrik Adibuana Patria, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Rukan Elang Laut Blok A Nomor 16 Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat; dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat). Adapun Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi (dahulu sebagai Tergugat) dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) PT. Intigarmindo Persada merupakan sebuah perusahaan yang telah menerima

lisensi dari pihak Lois Trade Mark Consultores E Servicos S.A yang memproduksi barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam , alas kaki, tutup kepala, celana untuk laki-laki dan perempuan dan untuk anak, pakaian, alas kaki, tutup kepala. Adapun Merek Lois milik pemohon kasasi (dahulu penggugat) tersebut merupakan sebuah merek terkenal karena merek Lois tersebut telah terdaftar diberbagai negara antara lain: Negara Argentina, Chile, Uni Emirates Arab, Philipina, Hongkong, Malaysia, Taiwan.

Pada tahun 2006, Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pernah dilaporkan ke Poltabes Palembang oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor Polisi:

LP/1890/B/VII/2006/TABES, tanggal 12 Agustus 2006, karena memalsu Merek LOIS berlokasi di seluruh Toko yang berada di Kota Palembang. Laporan ini dicabut oleh Penggugat, karena Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2006 yang isinya antara lain menyatakan Tergugat menyadari bahwa perbuatannya salah dan melawan hukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu memproduksi celana panjang jeans dengan menggunakan Merek LOIS.

Pada tahun 2014, Termohon Kasasi (dahuluTergugat) dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi:

LP/889/K/Vl/2013/ POLRES JP, karena telah terjadi peristiwa pemalsuan/menyerupai pada pokoknya Merek LOIS yang diproduksi pada celana panjang jeans yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada bulan Juni 2014 berlokasi di Pasar Tanah Abang. Laporan ini dicabut oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), karena Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2014 yang isinya antara lain menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menyadari bahwa perbuatannya salah dan

melawan hukum berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu memproduksi celana panjang jeans dengan menggunakan Merek LOIS/ NEWLOIS yang menyerupai pada pokoknya.

Pada tanggal 15 April 2015 dan 18 April 2015, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengetahui/menemukan adanya produk celana dengan Merek NEWLOIS di Toko Gerimis, beralamat di PGMATA, Lantai III, Blok B, 162-167, Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat milik Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat). Atas dasar temuan tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat membuat laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang dugaan adanya tindak pidana merek sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor HI-07.03.16. 02.09, tanggal 20 April 2015 dan telah menyerahkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor HI-7. 03.10.02.09, tanggal 20 April 2015 atas laporan Penggugat tersebut, Direktorat Penyidikan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan barang bukti. Pada tanggal 23 Oktober 2015, Direktorat Penyidikan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menghentikan penyidikan atas nama Terlapor: “Agus Salim” dengan Surat Ketetapan Nomor HI.07.03.19.02-515, tanggal 23 Oktober 2015, dengan pertimbangan berdasarkan hasil penyidikan terhadap saksi, ahli dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang merek yang dipersangkakan kepada Terlapor bukan merupakan tindak pidana (sengketa perdata) untuk mencegah kerugian Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang lebih besar, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara selama masih dalam proses

pemeriksaan memerintahkan Termohon (dahulu Tergugat) untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

Pemohon (dahulu Penggugat) merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon (dahulu tergugat) dikarenakan Termohon telah memakai nama Lois pada merek barang yang diproduksinya tanpa sepengetahuan dari pemohon. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan sertifikat merek milik Pemohon (dahulu Penggugat) dan milik Termohon (dahulu Tergugat) bahwa merek Lois yang merupakan milik Pemohon lah yang lebih dahulu melakukan pendaftaran merek.

Merek LOIS milik Pemohon (dahulu sebagai Penggugat) sebagai penerima lisensi dan kuasa dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A. diajukan permohonannya pada tanggal 12 Mei 2003 dengan Nomor Permohonan Merek D00-2003-11793-11849 dan tanggal pendaftaran Merek 08 November 2004, Nomor IDM000020831, sedangkan Merek NEWLOIS milik Tergugat diajukan permohonannya pada tanggal 5 Juni 2003 dengan Nomor Permohonan Merek D00-2003-13880-14004, tanggal pendaftaran Merek 28 Juli 2005, Nomor IDM00043020 dan Merek REDLOIS milik Tergugat diajukan permohonannya tanggal 5 Juni 2003 dengan Nomor Permohonan Merek D002003-13881-14005, tanggal pendaftaran Merek 28 Juli 2005, Nomor IDM000043021.

Berdasarkan hal tersebut maka Direktorat Merek selaku Turut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah lalai dalam menjalankan pekerjaannya yang menyebabkan lolosnya verifikasi pendaftaran merek New Lois dan Red Lois milik Turut Termohon yang sehingga keluarnya sertifikat merek milik Turut Termohon (dahulu Tergugat) sebagaimananya mestinya dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dikatakan bahwa :

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

(a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

(b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

(c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

(d) Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

(a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

(b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

(c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan terhadap Kasus SengketaPassing OffMerek Lois

Pada Putusan pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/ PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Mei 2016 menolak seluruh gugatan dan menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat). Dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1) Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa merek LOIS adalah merek terkenal.

2) Mengenai cara penempatan, penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur antara kedua merek milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), “LOIS” dan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) “NEWLOIS” dan “REDLOIS” terdapat perbedaan dimana merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) ditulis menggunakan tulisan berukir sedangkan merek Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) ditulis menggunakan huruf balok.

3) Majelis Hakim berpendapat antara Merek kata “LOIS” milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Merek kata “NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya.

4) Telah dipertimbangkan, bahwa telah terbukti tidak diketemukannya adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Merek “LOIS” milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sehingga menurut Majelis Hakim secara terang hal tersebut tidak menyesatkan konsumen karena konsumen dapat membedakan produk dengan Merek

“NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Temohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah produk yang berbeda dengan produk Merek “LOIS” milik Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat).

5) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pendaftaran Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen. Dengan adanya perbedaan tersebut maka tidak merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku pemilik Merek “LOIS”, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim terbukti Tergugat yang mendaftarkan Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS” adalah dengan itikad baik.

6) Menurut asumsi Majelis Hakim Merek “NEWLOIS” dan Merek “REDLOIS” milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak menyesatkan konsumen karena konsumen dapat membedakan produk dengan yang asli dan yang tidak asli.

7) Menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut bahwa merek Termohon Kasasi (dahulu tergugat) tidaklah merugikan Pemohon Kasasi sebab tidaklah ada persamaan merek diantara keduanya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebutlah, maka pihak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan banding kepada Mahkamag Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PT INTIGARMINDO PERSADA dengan nomor putusan 789 K/Pdt.SusHKI/2016 pada tanggal 21 September 2016 serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Mei 2016. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut: Terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), Majelis Hakim Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan tersebut karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi yang

telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan Hukum dengan pertimbangan.

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Penggugat dapat membutikan sebagai pemegang lisensi Merek LOIS dari pihak LOIS TRADE MARK CONSULTORES E SERVICOS S.A. dengan pendaftarannya lebih dulu dari Merek NEWLOIS dan Merek REDLOIS milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pemegang lisensi a quo yang menimbulkan kesan kedua produk tersebut terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan Konsumen.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTIGARMINDO PERSADA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Mei 2016. Adapun memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggungat) yang meyakinkan Majeis Hakim dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

a. Keberatan Pertama :

1) Bahwa sangat keliru dan merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea terakhir halaman 57 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-52 tersebut tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan tidak disahkan atau dilegalisasi oleh Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia dimana surat-surat atau bukti tersebut dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan

oleh karena itu Pengggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya bahwa Merek LOIS adalah Merek terkenal.

2) Bahwa adalah sangat keliru dan merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa mengenai cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur antara kedua Merek milik Penggugat “LOIS” dan Merek milik Tergugat “NEWLOIS” dan

“REDLOIS” juga terdapat perbedaan, dimana Merek Penggugat dituliskan menggunakan tulisan berukir sedangkan Merek Tergugat ditulis menggunakan huruf balok”, oleh karena:

a) Bahwa antara Merek “LOIS” milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Merek “NEWLOIS” dan Merek “REDLOIS” milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya, yaitu pada kata “LOIS” yang terdiri dari susunan huruf L, O, I, S;

b) Bahwa justru pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang termaktub dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, yang menyatakan bahwa Merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dideskripsikan sebagai: Persamaan bentuk (similarity of form), Persamaan komposisi (similarity of composition), Persamaan kombinasi (similarity of combination), Persamaan unsur elemen (similarity of elements), Persamaan bunyi (similarity of sound), Persamaan ucapan (phonetic similarity), Persamaan penampilan (similarity of appearance);

c) Bahwa berpedoman ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tersebut dapat dipahami bahwa pengertian “persamaan pada pokoknya” tidak semata-mata hanya didasarkan pada bentuk tulisan, akan tetapi dapat pula didasarkan pada persamaan- persamaan lain;

d) Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut (yang mendasarkan ketentuan

“persamaan pada pokoknya” hanya semata-mata pada bentuk tulisan) juga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut”; Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 dan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut maka sangat jelas dan nyata bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan perbandingan antara Merek “LOIS” milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Merek “NEWLOIS” dan Merek “REDLOIS” milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat hanya berdasarkan “bentuk tulisan”

3) Bahwa adalah sangat keliru dan merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pertimbangan hukum hukum Judex Facti pada alinea 4 halaman 59 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Merek kata “LOIS” milik Penggugat dengan Merek kata

“NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa Merek “LOIS” milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS”

milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya.

4) Bahwa adalah sangat keliru dan merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pertimbangan hukum hukum Judex Facti pada alinea 4 halaman 61 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti tidak diketemukannya adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Tergugat dengan Merek “LOIS” milik Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim secara terang hal tersebut tidak menyesatkan konsumen karena konsumen dapat membedakan produk dengan Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS” milik Tergugat adalah produk yang berbeda dengan produk Merek “LOIS” milik Penggugat”; Bahwa begitu pula sangat keliru dan merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pertimbangan hukum hukum Judex Facti pada alinea 3 halaman 64 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pendaftaran Merek “NEWLOIS” dan

“REDLOIS” milik Tergugat tidak mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen atau setidak-tidaknya berpikir bahwa produk Merek “NEWLOIS” dan

“REDLOIS” yang diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat dapat laku di pasaran dengan menjiplak atau mendompleng Merek LOIS. Dengan adanya perbedaan tersebut maka tidak merugikan Penggugat selaku pemilik Merek “LOIS”, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim terbukti Tergugat yang mendaftarkan Merek “NEWLOIS” dan “REDLOIS” adalah dengan itikad baik”

5) Bahwa adalah sangat keliru dan merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku pertimbangan hukum hukum Judex Facti pada alinea 4 halaman 62 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Kasasi (dahuku Penggugat) tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa Merek Dagang “LOIS”

tersebut dalam Sertifikat Nomor IDM000020831 dan Nomor IDM000119532 adalah Merek terkenal dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek

“NEWLOIS” dan “REDLOIS” tersebut memilik persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek terkenal “LOIS” milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) serta tidak dapat membuktikan kalua Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mendaftarkan dan menggunakan Merek “NEWLOIS” dan REDLOIS” dengan itikad tidak baik;

b. Keberatan Kedua

1) Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,

juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat mengenai alasan dan dasar putusan yang terungkap melalui sumber hukum lainnya seperti keterangan atau Pendapat Ahli (doctrine) adalah harus dimuat dalam suatu putusan sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara;

3) Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan Ahli Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum. (dibawah sumpah/ janji), sedangkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan Ahli Sumardi Partoredjo, S.H., M.H. (dibawah sumpah);

4) Bahwa akan tetapi Judex Facti sama sekali lalai menyebutkan keterangan/Pendapat Ahli (doctrine) yang diterangkan oleh kedua Ahli tersebut dalam pertimbangan hukumnya sebagai sumber hukum yang harus dijadikan alasan dan dasar dari putusannya;

5) Bahwa kelalaian-kelalaian Judex Facti sebagaimana disebutkan di atas, Judex Facti juga lalai mempertimbangkan sebagai alasan dan dasar putusannya berupa keterangan/pendapat Ahli Merek Nova Susanti, S.H., sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Direktorat Penyidikan (vide Bukti P-62), yaitu: “Bahwa menggunakan Merek terdaftar NEWLOIS dengan menambahkan unsur merek lainnya berupa logo menjadi NEWLOIS + LOGO didalam kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa tidak diperkenankan menurut ketentuan di bidang Merek. Terhadap pemilik Merek terdaftar yang memakai merek tidak sesuai dengan

yang didaftarkan, maka Merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 61 juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”;

6) Bahwa begitu pula Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat untuk memepertimbangkan fakta-fakta yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan antara lain:

a) Pernyataan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang telah mengakui melakukan perbuatan salah dan melawan hukum yaitu Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah memalsukan Merek LOIS milik Penggugat, sesuai Surat Pernyataan Nomor 006/SB/IGP/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 (vide Bukti P-63) juncto Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat oleh Agus Salim/Tergugat (vide Bukti P-64);

b) Termohon Kasasi/dahulu Tergugat juga telah mengakui kesalahannya memproduksi dan memperdagangkan produk NEWLOIS dan REDLOIS yang menyerupai produk LOIS milik Penggugat, sebagaimana dinyatakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam permohonan maaf, sebagaimana yang dimuat dalam Media Cetak/Koran Warta Kota Edisi Selasa, 15 Juli 2014 (vide Bukti P- 65);

Terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dapat membutikan sebagai pemegang lisensi Merek LOIS dari pihak LOIS TRADE MARK CONSULTORES E SERVICOS S.A. dengan pendaftarannya

lebih dulu dari Merek NEWLOIS dan Merek REDLOIS milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pemegang lisensi a quo yang menimbulkan kesan kedua produk tersebut terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan Konsumen;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTIGARMINDO PERSADA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Mei 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTIGARMINDO PERSADA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menyatakan bahwa Merek NEWLOIS Daftar Nomor IDM000043020 dan REDLOIS Daftar Nomor IDM000043021 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal LOIS Daftar Nomor IDM00002083 milik Penggugat sebagai penerima lisensi dan kuasa dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.;

3) Menyatakan bahwa pendaftaran Merek NEWLOIS oleh Tergugat Daftar Nomor IDM000043020 pada Turut Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan niat untuk meniru

Merek LOIS milik Penggugat sebagai penerima lisensi dan kuasa dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.;

4) Membatalkan Pendaftaran Merek NEWLOIS Daftar Nomor IDM000043020 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

5) Menyatakan bahwa, pendaftaran Merek REDLOIS oleh Tergugat Daftar Nomor IDM000043021 pada Turut Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan niat untuk meniru Merek LOIS milik Penggugat sebagai penerima lisensi dan kuasa dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.;

6) Membatalkan pendaftaran Merek REDLOIS Daftar Nomor IDM000043021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

7) Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Turut Tergugat guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

8) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek NEWLOIS Daftar Nomor IDM000043020 dan REDLOIS Daftar Nomor IDM000043021 milik Tergugat dengan cara mencoret Pendaftaran Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

9) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

10) Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

C. Analisis Kasus SengketaPassing OffMerek Lois

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus- HKI/2016 berdasarkan alat bukti, fakta hukum, memori kasasi oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) serta menggunakan Peraturan perundagundangan yang berlaku dan juga masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTIGARMINDO PERSADA dan membatalkan Putusan Pengadilan Niag pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., dimana penulis melihat terdapat kekeliruan yang mendasar dan kesalahan fatal bahwa menurut Majelis Hakim Merek LOIS milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Merek NEWLOIS dan REDLOIS milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) terdapat perbedaan dimana Merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) ditulis menggunakan tulisan berukir sedangkan Merek Temohon Kasasi ditulis menggunakan huruf balok, maka dengan itu Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut telah mengabaikan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena dengan memperhatikan perbedaan antara bentuk tulisan tidak cukup untuk menyimpulkan telah terjadi suatu perbedaan yang mencolok.

Sebab jika merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan merek Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) ketika diucapkan kedua-duanya akan memiliki kesamaan bunyi. Penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut mengatakan “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan,

baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Kemudain jika kita melihat diantara merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan merek Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) ternyata memang terdapat persamaan pada pokoknya, utamanya dari segi penulisan huruf dan bunyi pengucapan yaitu LOIS dengan NEWLOIS dan REDLOIS dimana unsur pembeda hanyalah NEW dan RED. Kasus yang seperti ini banyak terjadi setelah melihat beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan seperti peniruan merek LAMESON menjadi FLAMESON, J.CASANOVA menjadi Casanova, RAJA KAMPAK menjadi KAMPAK dan masih banyak lagi.

Hal tersebut terjadi karena mereka yang membonceng merek terkenal berpikir bahwa dengan membonceng merek terkenal, menyebabkan popularitas akan barang produksinya akan meningkat sebab masyarakat yang hendak membeli antara barang yang terkenal dengan merek yang hampir sama akan berpikir bahwa antara kedua merek tersebut sama dan kemudian masyarakat tekecoh dalam pemebelian barang. Sehingga jelas akan merugikan terhadap mereka sebagai pemegang merek terkenal tersebut, seperti halnya dengan PT. INTIGARMINDO PERSADA sebagai pemegan Lisensi dari LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A yang jelas-jelas dirugikan.

Dengan demikian penulis sependapat terkait salah satu amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Merek NEWLOIS Daftar Nomor IDM000043020 dan REDLOIS Daftar Nomor IDM000043021 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal LOIS Daftar Nomor IDM00002083 milik Penggugat sebagai penerima lisensi dan kuasa dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.

Sikap yang tidak kompetitif dan menginginkan kesuksesan secara instan dengan melanggar hak orang lain yang ditunjukkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan memakai nama LOIS sebagai merek terkenal, tidaklah diperkenankan dan seharusnya terhadap permohonan pendaftarannya ditolak.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatakan merek terkenal merupakan merek untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Dari penjelasan tersebut, merek LOIS merupakan merek terkenal, sebab mempunyai reputasi yang tinggi ditunjukkan dengan pendaftarannya diberbagai negara seperti Argentina, Chile, Uni Emirates Arab, Philipina, Hong Kong, Malaysia, Taiwan. Di Indonesia sendiri merek LOIS merupakan merek yang tidak asing didengar sejak sudah lama diperdagangkan sehingga tingkat pengetahuan masyarakat akan merek LOIS sudah tinggi sebab merek tersebut terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada

Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu sebagaimana dicatat dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000020831 tanggal 08 Mei 2004 dan oleh karena pendaftaran itulah maka proses perdagangan dapat dimulai dipasaran dan menurut penulis hal inilah yang menyebabkan diterimanya gugatan dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).

Hal yang paling penting dan merupakan hal yang menunjukkan bahwa gugatan Pihak LOIS patut diterima adalah bahwa mereka jelas sebagai pihak yang pertama mendaftarkan merek pada Direktorat Merek sebagaimana dicatat dalam daftar umum Merek Nomor IDM000020831

tanggal 08 Mei 2004 sedangkan Pihak NEWLOIS dan REDLOIS mendaftarkannya sebagaimana dicatat dalam daftar umum Merek dengan masing-masing Nomor IDM000043020 dan IDMG00043021 tanggal 28 Juli 2005. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya merek NEWLOIS dan REDLOIS tersebut diperkenankan terdaftar apalagi diperdagangkan sebab sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b :

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Konvensi Paris (The Paris Convention for the Protection of Industrial Proverty) mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran

Merek atau membatalkan pendaftaran Merek, dan melarang penggunaan suatu Merek yang merupakan suatu reproduksi atau imitasi suatu Merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis. Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997.

Dengan demikian, setelah membaca dan menganalisa fakta-fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, maka penulis sependapat dengan amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yaitu salah satunya membatalkan pendaftaran merek NEWLOIS dan REDLOIS dan memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.