BAB III
PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2
(LEGAL ISSUE 2)
A. Hak Atas Merek Dagang
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.
Hukum merek dan hak atas merek adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan. Pada dasarnya, baik hukum merek dan hak atas merek membicarakan hal yang sama yakni hak-hak (hukum) pemegang hak merek.
Bagaimana hak-hak pemegang merek itu diakui dan diatur dalam hukum, serta bagaimana diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
Perkembangan hukum merek bermula pada abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Semula
fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal.31 Dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan Mark, atau Brand dalam bahasa Inggris, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Sejak Indonesia meratifikasi perjanjian WTO (World Trade Organization) dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut.32
Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu :
1). Sudargo Gautama (1997), mengatakan bahwa perumusan pada Paris Convention, suatu Trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.
2). R. M. Suryodiningrat (1980), mengatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain. Tanda inilah yang disebut merek perusahaan.
31 Rachmadi Usman. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung,2003,hal.305
32 Abdul R.Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan
Teori & Contoh Kasus, Jakarta, 2005, hal.147
3). M. N. Purwosutjipto (1991), mengatakan bahwa Merek itu ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan.
Merek perusahaan atau merek pabrik (febrieks merk, factor mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik).
Sedangkan merek perniagaan (handelsmerk, trade mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu. 33
4). R Soekardono, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa:cirri atau tengger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
5). Harsono Adisumarto, SH., MPA, menyatakan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang
33 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia, Bandung, 2004, hal.167
tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan. 34
Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat-pendapat ahli yang ada maupun dari segi yuridis bahwa merek itu dapat diartikan suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Hak atas merek terdaftar diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut : “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”
Berdasarkan definsi dari hak atas merek tersebut menegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek telah didaftarkan. Hak eksklusif (ekclusive
34 H. OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Right), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 343
right) diartikan sebagai : “one wich only the grantee there of can exercise and from which all others are prohibited or shut out.” Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar tersebut, memiliki hak-hak, termasuk :35
a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan;
b. Hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun yang lain yang berhak untuk menggunakan merek yang dimiliki persamaan secara keseluruhan (identic) atau persamaan pada pokoknya (similar) untuk barang dan/atau jasa;
c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum;
d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (identic) atau persamaan pada pokoknya (similar) tanpa izin;
e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis;
35 Rahmi Jened,.Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi &
Integrasi Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015, hal.193
f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan asset tidak berwujud (intangible asset) dan membuat investasi sesuai hukum yang berlaku;
g. Hak untuk mengalihkan para ahli warisnya.
Hak eksklusif ini berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, suatu merek member hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat dipertahankan kepada siapapun.36 Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik.
Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pengertian hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan:
a. Menciptakan hak tunggal (sole or single right)
Hukum atau Undang-Undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh dan tanpa campur tangan orang lain.
b. Mewujudkan hak monopoli (monopoly right)
Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
c. Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (superior right)
36 Muhammad Djumhana.Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1999, hlm.163
Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.
Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemilik atau kuasanya. Dalam pemdaftaran merek dikenal ada dua macam sistem pendaftaran, yaitu :
1. Sistem Deklaratif (First Touse System)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memakai sistem deklaratif.
Sistem ini berdasarkan pada pemakai pertama yang menimbulkan adanya hak atas merek. Pendaftaran atas suatu merek dalam sistem ini tidak menunjukan adanya hak, tetapi hanya anggapan adanya hak.
2. Sistem Konstitutif (First Tofile System)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memakai sistem konstitutif.
Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.37 Pemilik atau kuasanya yang memperoleh sertifikat mereka akan mempunyai
“hak khusus” atau “hak eksklusif” atas mereknya sehingga ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.
Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga
37 Sudargo Gautama. Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru dan Peraturan-
Peraturan Pelaksanaanya, Alumni, Bandung; 1996, hal..5
dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasanya. Saat ini satu permohonan dengan biaya pokok pendaftaran merek hanya untuk satu kelas dengan maksimal untuk tiga produk dalam kelas barang dan/atau jasa yang sama di kelas tersebut, sedangkan untuk tambahan produknya dikenakan tambahan biaya Rp.50.000,00 untuk setiap produk. 38
Untuk keperluan pendaftaran merek selain harus dipenuhi persyaratan materil, juga harus dipenuhi persyaratan formal. Persyaratan materil atau substantif bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut atau absolute grounds (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) serta alasan relatif atau relative grounds Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Adapun persyaratan formal yang lazimnya terkait dengan dokumen administrasi sebagaimana diatur di dalam BAB III Bagian kesatu hingga bagian ketujuh, mulai dari pasal 4 hingga pasal 19 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronuk atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia mencantumkan:
a. Tanggal, bulan, tahun permohonan;
38Rahmi Jened. Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015, hal.144
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
Surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Surat pernyataan dalam permohonan pendaftaran merek harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran itu adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain secara keseluruhan atau pada pokoknya.
Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:
1. Perorangan 2. Beberapa orang 3. Badan Hukum 4. Kuasa
Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, maka:
1. Formulir pendaftaran diisi dengan nama semua orang tersebut.
2. Memilih satu dari alamat mereka
3. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seorang yang mendapat persetujuan tertulis dari mereka semua.
Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka:
1. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum yang bersangkutan.
2. Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan.
Jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka:
1. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa.
2. Memilih alamat kuasa yang bersangkutan.39
Selanjutnya Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa Ditjen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal penerimaan. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan tersebut, maka Ditjen meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
Ketentuan mengenai perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
39 Ibid.,hlm 147
Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
Hak atas merek terdaftar dan monopoli yang diberikan oleh hukum bagi pemilik merek terdaftar pada dasarnya bersifat “abadi”. Karena merek sebenarnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ). Permohonan perpanjangan merek terdaftar diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Ditjen HAKI dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya ( Pasal 35 Ayat (3) ) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:
a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa permohonan perpanjangan ditolak oleh Dirjen jika tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan kepada pengadilan niaga dan terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan pada Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.
Merek dilindungi dalam aktifitas bisnis, sehingga penggunaan merek harus sesuai dengan pendaftarannya sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Merek hanya eksis untuk perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga barang dan/atau jasa sudah tidak diproduksi lagi, maka eksistensi merek pun tidak lagi ada artinya. Merek yang tidak lagi eksis menjadi domain penguasaan Negara dan hak atas merek bersifat terbuka kembali untuk dimohonkan oleh pihak lain.40
40 Ibid.,hlm 188
B. Upaya Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Merek Dagang Depot Hongkong.
Undang-Undang Merek mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran atau sengketa yang terjadi terhadap suatu merek.
Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan hukum yang diklasifikasikan berdasarkan perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan Represif.41
Bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaram merek yaitu perlindungan hukum yang bersifat Preventif. Perlindungan hukum Preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan.
Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak ekslusif pemegang hak atas merek dagang dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum Represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum yang merugikan
41 Ridwan Khairandy. Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual (Cetakan Pertama) Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Yayasan Klinik HAKI , Jakarta, Juni 2000. hal.103
kepentingan hukum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui peradilan maupun mekanisme yang terdapat di luar pengadilan.42
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016) Pasal 3 dikatakan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Sesuai prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2016, digunakan sistem konstitutif,yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan untuk pertama kalinya. Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya.
Berdasarkan posisi kasus yang penulis tampilkan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: “Siapakah pihak yang berhak memakai nama merek dagang Depot Hongkong?”. Perlu diketahui bahwasanya prinsip
42 Hery Firmansyah. Perlindungan Hukum Terhadap Merek , Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2011. hal.67
perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar atas itikad baik ( good faith ).43
Untuk memastikan hal tersebut maka telah diatur dalam Undang- Undang Merek perihal persyaratan subtantif dalam pendaftaran merek yang diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek, yang merupakan alasan absolut dan alasan relatif tidak dapat diterimanya pendaftaran suatu merek. Alasan absolut terdapat pada pasal 20 sedangkan alasan relatif diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Alasan relatif ditolaknya pendaftaran suatu merek yang tercantum dalam pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek mengatur bahwasannya merek yang hendak didaftarkan tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Merek bahwasannya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya kesamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
43Ibid. hal. 94
Berdasarkan aturan tersebut, penulis membandingkan merek kedua belah pihak dengan memperhatikan tampilan merek masing-masing pihak dan mendapatkan bahwasannya:
1. Merek kedua belah pihak memiliki persamaan cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.
2. Izin Reklame Pemakai Pertama (Martha Tanihaha), tanggal 5 Mei 2017 sampai selesai.
3. Izin Reklame Pemakai Kedua (Ronal Lieber), belum dikeluarkan.
4. Pihak pertama dan kedua hanya mendaftarkan izin usaha dan belum melakukan pendaftaran bahkan belum melakukan permohonan untuk mendaftarkan izin Merek Dagang hingga tanggal terjadinya sengketa.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak tidak memiliki izin derek dagang karena hanya mendaftarkan izin usaha bukan izin merek dagang. Itu berarti kedua belah pihak terutama pihak pertama yang memakai merek dagang Depot Hongkong ini tidak mendapatkan perlindungan dari Ditjen HKI sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pasal 3 yang menyebutkan bahwa Hak Atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan kata lain, Legalitas Hak Merek Atas Pemakai Pertama Merek Dagang Depot Hongkong tidak berlaku dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Namun pemakai kedua Merek Dagang Depot Hongkong atas nama Ronal Lieber ini bisa saja mendapatkan perlindungan hukum jika saat itu ia
langsung mendaftarkan merek dagangnya karena ibu Martha Tanihaha juga hanya mendaftarkan izin usaha meskipun ibu Martha Tanihaha ini merupakan pemakai pertama. Ronal Lieber bisa mendaftarkan merek dagang tersebut, tetapi pendaftaran tersebut didasarkan atas itikad tidak baik karena ia bukanlah pihak pertama yang memakai merek dagang tersebut. Namun saat itu sengketa ini tidak diperpanjang dan dibawa ke jalur hukum dan memilih diselesaikan secara kekeluargaan berhubung saat itu pihak Ronal Lieber juga baru menjalankan usaha dan tidak ingin permasalahan ini menghambat usahanya sehingga nama usahanya diganti menjadi Rumah Makan Depot Jumbo.
