BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
C. Analisis Putusan Pengadilan Niaga
1. Pembuktian Keterkenalan Merek Bodycology Milik
Sengketa merek Bodycology ini diputus oleh Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2014. Sampai saat ini Indonesia masih
menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
salain itu indonesia juga terikat dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979
tentang pengesahan Paris Convention of Industrial Property and ConventionEstablishing the World Intellectual Property Organization.
Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (similar) atau sama (identical). Disamping itu konvensi ini juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai
keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada pasal 6 bis
Paris Convention ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah Joint Recommendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi
oleh Majelis Paris Convention untuk Perlindungan Hak Milik Industri
50
dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (The General Assembly of The World Intellectual Property Organization / WIPO). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Paris Convention
atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi
merek terkenal (well known mark). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (competent authority) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek
terkenal, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk
menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor
yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:
1) Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor
yang relevan dalam masyarakat.
2) Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek.
3) Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek,
termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau
pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut
dipergunakan.
4) Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek
sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan
merek tersebut.
5) Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama
sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi
6) Nilai yang dihubungkan dengan merek.
Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai
pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung
pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk
menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja
hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali
faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan
suatu merek sesuai dengan ketentuan Paris Convention dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek
tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut
serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa
dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada.
Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan
pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan
umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan.
Selain apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam
52
Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan
keterkenalan merek di atas, jika dikaitkan dengan merek Bodycology milik
penggugat, dapat dikatakan bahwa merek Bodycology milik penggugat
merupakan merek terkenal. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2
ayat (2) Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks, dimana penggugat telah mendaftarkan merek Bodycology nya di berbagai negara, antara lain:
1) Merek Bodycology atas nama penggugat telah terdaftar dibawah
registrasi 1,719,286, di Amerika Serikat tanggal 22 September 1992,
untuk kelas 03 (A.S. kelas 1,4,6,50,51 dan 52).
2) Merek Bodycology atas nama penggugat juga telah terdaftar dibawah
dibeberapa negara Uni Eropa dengan No. 006995617 meliputi
negara-negara: Spanyol, Inggris, Belanda, Denmark, Perancis, Italia,
Rumania, Hugaria, Lithuania, Islandia dan Cekoslavia sejak tahun
2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas
3,25,28,44.
3) Merek Bodycology atas nama penggugat telah terdaftar di negara
Jepang dibawah nomor 5.326.291 tanggal 28 Mei 2010, untuk kelas 03,
25, dan 28.
4) Merek Bodycology atas nama penggugat telah terdaftar di negara Chili
dibawah nomor 925391 tanggal 20 Juli 2011 untuk melindungi jenis
5) Merek Bodycology atas nama penggugat telah diajukan permohonan
pendaftarannya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
dengan nomor agenda D00-2011013471 tanggal 06 April 2011 untuk
melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03.
Dengan merujuk pada bukti pendaftaran merek Bodycology milik
penggugat yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tidak sependapat
dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek Bodycology milik
penggugat bukanlah merupakan suatu merek terkenal. Merek Bodycology
milik penggugat telah terdaftar di banyak negara, dimana menurut penulis
hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa merek Bodycology milik
penggugat sebagai kriteria merek terkenal.
Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang menyatakan bahwa “Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek
terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi
merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan
besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh
pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa
negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga
54
survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya
merek yang menjadi dasar penolakan.”