BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK
D. Pendaftaran Merek
Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek khususnya yang berlaku di Indonesia, adalah bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah “pemilik merek”, melainkan “pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar”, karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke Direktorat HKI. Suatu merek bebas dipergunakan, bukan dimiliki, oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran.31
Pendaftaran merek di Indonesai bukan merupakan suatu kewajiban.
Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan mereknya.
Tiap orang yang mempunyai suatu merek dapat memakai mereknya itu tanpa
31 HKI, Siapa Yang Berhak Mendaftarkan Merek, diakses dari
http://www.hki.co.id/merek.html, Diakses pada 29 Desember 2017, Pukul 17.00 WIB.
mendaftarkan merek-mereknya. Hal ini acapkali kurang dimengerti oleh khalayak ramai. Umumnya publik menganggap bahwa hanya suatu merek yang telah terdaftar adalah yang terkuat karena pendaftaran dianggap menciptakan hak atas sesuatu merek.
Manfaat dari pendaftaran tidak memberikan sesuatu hak atas merek karena menciptakan melalui pendaftaran ini. Tetapi dengan mendaftarkan mereknya ini si pemilik merek dapat memperoleh apa yang dinamakan sesuatu surat pendaftaran merek. Surat ini dipakai sebagai bukti resmi bahwa ia telah memakai merek bersangkutan pada tanggal pendaftaran itu.
Merek yang telah didaftarkan ini dapat mencegah bahwa orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu. Oleh karena permohonan pendaftaran merek yang sama atau sama pula pokoknya ini dengan merek-merek yang telah didaftarkan lebih dahulu, permohonan pendaftaran belakangan untuk barang-barang yang sejenis ditolak oleh Kantor Pendaftaran. 32
Prinsip first to file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia membuat siapapun, baik perorangan maupun badan hukum, yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si penonton pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah
32 Sudargo Gautama, 1989, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 98.
pemilik hak atas merek tersebut dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud.33
Sebelum mendaftarkan sebuah logo atau nama sebagai merek dagang atau jasa disarankan bagi pemilik usaha untuk melakukan penelusuran merek terlebih dahulu untuk mengetahui dan memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama.
Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik hak atas merek yang sah secara hukum, baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seizin pemilik hak atas merek.34
Di dalam situs resmi Direktorat HKI mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Merek yang merumuskan bahwa:
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan:
a.tanggal, bulan, dan tahun;
b.nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
d.warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
33 Hairuddin Sugianto, Penerapan Prinsip First To File Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Jurnal Ilmiah, 2014, Hal 4.
34 Globomark IP, Pendaftaran Merek, Diakses dari:
http://www.globomark.com/pendaftaranmerek.html, Diakses pada tanggal 29 Desember 2017, Pukul 17.30 WIB
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.35
35 Dgip, Persyaratan Pendaftaran Merek, Diakses dari: http//www.dgip.go.id/pendaftaran-merek.html, Diakses pada 29 Desember 2017, Pukul 17.40 WIB.
Di dalam persyaratan substantif untuk pendaftaran merek di Indonesia adalah sebagai berikut:36
1. Itikad baik yang diatur dalam Pasal 44 UU Merek 2001.
2. Alasan absolut merek yang tidak dapat didaftarkan yang diatur dalam Pasal 5 UU Merek 2001.
3. Alasan relatif merek yang harus ditolak yang diatur dalam Pasal 6 UU Merek 2001.
Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek menentukan alasan absolut tidak didaftarkannya suatu merek. Pasal 4 UU Merek menentukan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”
Adapun Pasal 5 UU Merek menetapkan bahwa:
Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:
a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda;
c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
Lebih lanjut Pasal 6 UU Merek menetapkan persyaratan substantif yang merupakan alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek sebagai berikut:37
36 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 138.
37 Ibid, Hal 138.
1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Setelah persyaratan substantif telah dipenuhi, maka persyaratan formal dalam pendaftaran merek hendaklah harus juga dipenuhi. Persyaratan formil pendaftaran merek diatur mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU Merek.
Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan.
Pasal 7 UU Merek menetapkan syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yang, selanjutnya Pasal 8 UU Merek menetapkan bahwa permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan perndaftarannya. Kelas atau jasa diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 9 UU Merek menetapkan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan oleh orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Pasal 10 UU Merek menetapkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
Pemohon tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia. Akhirnya persyaratan formal terkait dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU Merek. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan
terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.38
Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Pemenuhan persyaratan formal dan pemenuhan persyaratan substantif, mengingat dalam first to file system. Dengan demikian, ketika persyaratan formal dan substantif dipenuhi akan diterbitkan sertifikat merek oleh Negara. Sertifikat adalah bukti keabsahan kepemilikan merek yang merupakan keputusan final dari Negara. Oleh karena itu, awalnya sertifikat merek dianggap merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berbentuk tertulis
b. dibuat oleh pejabat tata usaha negara c. berdasarkan peraturan perundang-undangan d. bersifat konkret, individual, final.