Putusan - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING 51

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING 51

C. Putusan

Meskipun sempat kalah di pengadilan niaga Jakarta, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. Kg mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dalam upaya membatalkan merek “Hugo Hugo Sport” milik Teddy Tan.

Kasasi ini diajukan setelah kalah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Jkt.Pst. Perkara kasasi ini terdaftar dengan nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dalam perkara ini Mahkamah Agung mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal ;

3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya) ;

4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo”

yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai tersebut dibawah ini ;

a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001 ;

b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008 ;

c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012 ; d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan

Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 ; e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan

Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 ; dan f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor

Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010 ;

5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo”

yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya); milik Penggugat, sebagaimana tersebut di bawah ini :

b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008 ;

Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 ; e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan

Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 ; dan f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor

Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010 ;

6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini :

b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008 ;

c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012 ; d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan

Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 : e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan

Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 ; dan f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor

Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010 ;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek “HUGO” yang disengketakan dari daftar umum merek sebagaimana tersebut di bawah ini :

b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008 ;

c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012 ;

d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 ; e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan

Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010 ; dan f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor

Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010 ;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

D. Analisis Yuridis Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Sengketa merek “HUGO” ini di putus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2017. Pada saat itu hakim Mahkamah Agung masih memakai undang merek nomor 15 Tahun 2001 yang mana pada saat ini undang-undang merek tersebut telahdigantikan dengan undang-undang-undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam putusan Mahkamah Agung merek “Hugo Boss” dan juga variasi antara HUGO dan/atau HUGO BOSS dengan berbagai variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar diberbagai negara. Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara jelas mengenai merek terkenal namun dalam pasal 21 ayat (1) permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milk pihak lain.

Perlindungan merek terkenal diatur dalam pasal 6bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (similar) atau sama (identical), yang mana Indonesia menjadi anggotanya pada tahun 1888. Disamping itu Konvensi ini juga memberikan kebebasan kepada masing-masing negara anggotanya untuk menentukan sendiri merek keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman pada pasal 6bis Kovensi Paris ini. Pada tanggal 20 september sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatanagni sebuah Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protecton of Well Known Marks atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Industri (Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (The General Assembly of The World Intellectual Property Organization / WIPO).

Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang defenisi merek terkenal (well known mark) pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (competent authority) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat

2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek

3. Jangka waktu, luas, dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pecan raya atau pameran-pameran dari barang dan/jasa dimana merek tersebut dipergunakan

4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauh mana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut

5. Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merk terkenal oleh instansi yang berwenang

6. Nilai yang dihubungkan dengan merek

Kriteria ini dapat dipergunakan pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak sama sekali faktor yang relevan.

Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yang menyatakan penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum

masyarakat mengenai merek dibidang usaha yang bersangkutan. Selain sudah ditentukan oleh UU No.20 Tahun 2016, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek.

Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsjp dalam menentukan keterkenalan merek diatas, berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek HUGO BOSS.

1. Merek Hugo Boss pertama kali kali didaftarkan di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25.

2. Merek Hugo Boss milik penggugat juga telah mendaftarkan merek-merek dagangnya di berbagai Negara di dunia, baik melalui kantor kekayaan intelektual Negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual, diantaranya Jerman, Taiwan, Singapura, Australia, China, Selandia Baru, Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa

3. Pengugat juga telah mendaftarkan merek Hugo Boss di Indonesia untuk pertama kali dikelas 3, 18, 24, dan 25 padatanggal 24 Januari 19899 dengan nomor pendaftaran 245294 yang kemudian diperpanjang dengan tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009.

4. Merek Hugo Boss tersebut merupakan kata yang berasal dari nama pendiri Pengugugat yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss yang lahir di Metzingen, Jerman Tahun 1885.

Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah penulis jabarkan diatas, merek Hugo Boss merupakan merek terkenal. Oleh karena keterkenalan merek itu tidak hanya ditentukan dengan terdaftarnya merek tersebut diberbagai negara, melainkan harus mempertimbangkan pula pengetahuan masyarakat luas disuatu negara atas merek tersebut. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi dibeberapa dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara di dunia penulis menganggap bahwa merek Hugo Boss termasuk dalam kriteria merek terkenal.

Dengan terbutinya keterkenalan merek Hugo Boss milik Penggugat, selanjutnya penulis meninjau mengenai pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merk pihak lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa yang sejenis. Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam penjelas pasal 21, yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Prinsip dasar untuk menentukan persamaan pada pokoknya untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah :

a. Bentuk (similarity of form)

b. Cara penempatan/komposisi (similarity of composition) c. Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination) d. Unsur elemen (similarity of elements)

e. Bunyi (sound similarity)

Berdasarkan poin b diatas dengan jelas merek-merek “HUGO” yang disengketakan jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HUGO BOSS (beserta variasinya). Hal ini dapat dilihat didalam ilustrasi dibawah ini yang menggambarkan persamaan antara merekmerek

“HUGO” yang disengketakan dengan merek HUGO BOSS sebagai berikut :

Bahwa dari beberapa contoh diatas saja terlihat adanya persamaan dari merek-merek tersebut, yaitu khususnya :

1. Jenis huruf 2. Persamaan bentuk

3. Persamaan kata dan tanda gambar 4. Cara penulisan/kombinasi

5. Persamaan bunyi

6. Sama-sama menggunakan kata “HUGO” dan “BOSS” sebagai bagian essential dari merek, dengan dan memiliki urutan huruf yang sama persis.

Penggunaan kata “HUGO” oleh Tergugat dalam etiket merek tersebut jelas dimaksudkan untuk mendompleng ketenaran merek Hugo Boss (beserta

variasinya) khususnya memiliki persamaan pada kata “HUGO” dengan kata

“HUGO” pada merek HUGO BOSS milik penggugat yang sudah dulu dipakai, terdaftar dan terkenal sebagai merek yang berkualitas tinggi. Penggunaan kata HUGO dalam merek-merek HUGO yang diseertakan jelas bukan berasal dari orisinalitas ide atau intelektual tergugat sendiri karena kata HUGO tersebut tidak dikenal dan/atau tidak ada padanan katanya, dan/atau tidak memiliki arti gramatikal didalam tata Bahasa Indonesia, bahkan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kata-kata Hugo dan/atau Boss merupakan sebuah kata yang berkaitan erat dengan nama pendiri, nama perusahaan Penggugat serta sejarah berdiri dan berkembangnya bisnis/usaha Penggugat selama ini.

Penulis menilai bahwa antara kedua merek terdapat kemiripan mengenai bunyi dan persamaan gambaran terutama pada kata “HUGO” yang terdapat penulisannya hampir sama , penulis menilai bahwa cara penulisan

“HUGO” melihat dari gambar diatas ukurannya besar disertai tulisan kecil yang dibawah kata “HUGO”, tulisan yang dibawah kata “HUGO” pada merek tergugat “Hugo Sport” sedangkan milik Penggugat “Hugo Boss” disamping itu bisa menyulitkan masyarakat konsumen dalam membedakan antara merek milik Penggugat dan Tergugat. Kemiripan ini dapat menimbulkan penyesatan bagi masyarakat karena mengira bahwa barang yang bersangkutan di produksi oleh Penggugat.

Dari keseluruhan penilaian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa diantara merek sengketa antara merek “Hugo” milik Tergugat dengan “Hugo

Boss” milik Pengugat terdapat persamaan pokoknya. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa baik cara penulisan, penempatan unsur-unsur pokok, arti kata dan warna yang digunakan sama diantara merek milik Tergugat dengan Penggugat.

Mengenai masalah itikad tidak baik, UU No.20 Tahun 2016 didalam pasal 21. Defenisi pemohon itikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepetingan usahnya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Di dalam Konvensi Paris perlindungan atas suatu merek yang didaftar dengan itikad tidak baik disebutkan dalam pasal 6 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“no limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or uses in bad faith…”

Ketentuan ini mengandung maksud bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dimana merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan yang menunjukkan itikad tidak baik.

Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara anggota konvensi tidak terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur tidak terjadi, sedangkan dalam

ayat (2) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktik pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur. Pasal ini menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industri komersial dari seorang pengusaha yang bersaingan.

Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupaya untuk mendompleng atau membonceng ketenaran suatu merek terkenal. Upaya pendomplengan atau pemboncengan termasuk juga dalam tindakan membajak, meniru, dan menjiplak merek terkenal dan kemudian didaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, mengecoh dan menyesatkan konsumen, mengacaukan publik berkenaan dengan asal usul barang.

Alasan terjadinya suatu pembatalan merek oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual didasarkan persaman pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Jadi penilaian ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut, dari

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya pokoknya atau keseluruhannya.

Dengan merujuk mengenai defenisi itikad tidak baik yang telah dijabarkan, berikut analisis Tergugat mendaftarkan merek “Hugo” ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apakah memiliki itikad tidak baik atau hanya membonceng ketenaran merek milik penggugat.

1. Penggugat pertama kali menggunakan merek yang mengandung unsur kata

“Hugo” yaitu merek Hugo Boss di dunia perdagangan pada tahun 1924 2. Pendaftaran merek Hugo Boss ada diberbagai negara seperti Jerman,

Taiwan, Hongkong, Singapura, Australia, China, Selandia Baru, dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa

3. Terdaftarnya merek milik Penggugat dibeberapa negara didunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal, tentunya telah dikenal oleh masyarakat secara luas karena memiliki reputasi yang baik dan ditunjang dengan investasi penggugat yang besar-besaran yang telah menembus batas nasional dan regional. Oleh karena itu merek-merek Penggugat sudah di label dengan merek terkenal.

4. Di Indonesia , merek milik Penggugat didaftarkan pertama kali di kelas 3, 18, 24, dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 dan perpanjangan pendaftaran 28 April 2009

5. Merek milik Tergugat terdaftar untuk pertama kali di kelas 23 Februari 2001 dan diperpanjang tanggal 28 Januari 2009

Dengan melihat pada fakta-fakta diatas kita dapat melihat bahwa Tergugat baru membuat dan mendaftarkan merek “Hugo” yang mana mirip dengan merek milik Penggugat setelah jeda waktu 20 tahun dengan pertama kali penggugat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat kita juga mengetahui bahwa merek Hugo Boss yang dimiliki oleh penggugat telah dipromosikan sejak lama memalui media cetak maupun elektronik. Sejarah merek Hugo Boss milik Penggugat kata merek itu sendiri diambil dari nama pendiri Penggugat yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss. Disamping itu kata “Hugo Boss” sendiri merupakan bagian dari nama grup Penggugat, yaitu Hugo Boss AG dan Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co.KG.

Keterkenalan yang dimiliki merek Hugo Boss milik Penggugat sangat dimungkinkan ada pesaing usahanya yang ingin membonceng ketenarannya.

Jika kita lihat dari merek yang digunakan oleh Tergugat, yakni “Hugo” diman tulisan “Hugo” sama dengan merek yang dimiliki Penggugat. Tulisan “Hugo”

tersebut adalah unsur dominan dalam kedua merek sehinga jika hal ini terus dibiarkan maka akan menyesatkan masyarakat konsumen karena berpikir kedua merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama karena visualisasinya dan merek yang tertera dikemasannya memiliki persamaan. Tergugat terbukti telah melakukan pemboncengan atau peniruan merek yang berakibat persaingan curang.

Sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem first to file yang berarti pendaftaran pertamalah yang akan dilindungi. Berdasarkan pasal 21 UU

No.20 Tahun 2016 pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad tidak baik. Jadi, pendaftaran pertama yang dilindungi haknya adalah pendaftar yang beritikad tidak baik. Dalam kasus ini merek Hugo Boss milik penggugat telah mendaftarkan mereknya sejak tahun 1989 di Indonesia akan tetapi Turut Tergugat meloloskan merek “Hugo” milik Tergugat pada tahun 2001, sudah selayaknya merek milik Penggugat mendapatkan perlindungan hukum. Merek milk penggugat harusnya dilindungi dari pemboncengan atau peniruan merek yang dilakukan pihak yang ingin mendompleng ketenaran merek Hugo Boss milik Penggugat tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Merek Terkenal diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada pasal 21 ayat (1), menurut peneliti merek Hugo Boss sudah terkenal diberbagai negara dan sudah didaftarkan diberbagai negara dengan ini membuktikan bahwa merek Hugo Boss merupakan merek terkenal.

2. Konvensi Internasional mengatur tentang Merek yang mana setiap anggota yang ikut wajib mematuhi ketentuan yang ada walaupun sepenuhnya menyerahkan kebebasan bagi setiap anggota Konvensi dalam mengatur Undang-Undang Merek namun tidak bertentang dengan ketentuan Konvensi Internasional.

3. Putusan Mahkamah Agung dalam No.92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30 K/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, yang mana objek sengketa yang terdaftar atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari bunyi maupun tulisan dengan merek terdaftar milik Penggugat yang merupakan merek terkenal Hugo Boss. Pendaftaran merek “Hugo” milik tergugat telah beritikad tidak baik dan dapat menyesatkan masyarakat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagi variasinya.

B. SARAN

1. Dalam mendaftarkan suatu merek suatu produk haruslah memperhatikan apakah merek tersebut terkenal atau tidak, tidak ada yang memakainya sehingga saat merek sudah terdaftar di Direktorat Merek dan dikemudian hari tidak ada yang menggugat akibat nama merek tersebut memiliki kemiripan dengan merek orang atau perusahaan lain.

2. Untuk meminimalisirkan terjadinya sengketa merek Direktorat Merek haruslah hati-hati dalam menerima pendaftaran suatu merek. Direktorat Merek juga harus mengetahui merek apa saja yang terkenal dan melakukan pengulangan dalam mengecek pendaftaran merek apakah merek yang akan didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan pihak lain yang sudah terdaftar.

3. Hakim yang memeriksa sengketa Merek perlu hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu dalam mengadopsi

Dalam dokumen PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS: ANALISIS PUTUSAN. MAHKAMAH AGUNG 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017) SKRIPSI (Halaman 87-107)