PUTUSAN. 76/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor

76/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara

Merek pad a peradilan tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

FOX RACING INC. Berkedudukan di 18400 Sutter Bouleverd,

Morgan Hill, California 95037, USA, dalam hal ini diwakili

Kuasanya Endra Agus Prabawa, SH. dkk, Para Pengacara

& Penasehat Hukum pada Amroos & Partners Law Office,

berkantor

di Jalan Permata Hijau Raya Kav. B-29,

Senayan, Jakarta 12210, Indonesia, berdasarkan Sural

Kuasa Khusus tanggal 14 April 2003, selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. YENDI FUTANTO. dahulu beralamat di Jalan Melati Indah 11/30

Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi

keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah negara

Republik

Indonesia,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGATI;

2. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA ca DEPARTEMEN

KEHAKIMAN

DAN

HAK

ASASI

MANUSIA

ca

DIREKTORAT

JENDERAL

HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL ca DIREKTORA T MEREK. Berkedudukan

di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119, dalam hal

ini diwakili Kuasanya Jujun Zaenuri, SH. dkk, selaku

pegawainya, berdasarkan Sural Kuasa Khusus tanggal 24

Oktober 2003, selanjutnya disebut sebagai TERGUGA T II ;

PENGADILAN NIAGA terse but ;

Telah membaca sural-sural

yang terdapat dalam berkas

perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

IENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,

bahwa penggugat dengan sural gugatannya

tanggal 09 Oktober 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2003 dibawah Register perkara No. 76/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang berhak alas merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah yang sudah terdaftar di berbagai negara dan telah pula dimohonkan pendaftarannya pada Oepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q. Oirektorat Merek dengan Nomor-nomor Agenda sebagai berikut :

a. 000-2002 10484-10594 pad a tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 (Bukti P-1);

b. 000-2002 10485-10595 pad a tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 (Bukti P-2);

c. 000-2002 10486-10596 pada tanggal 22 Mei 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (Bukti P-3);

d. 000-2003 9012-9098 pada tanggal 15 April 2003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 (Bukti P-4);

.-2. Bahwa kala FOX selain digunakan sebagai merek PENGGUGAT, juga digunakan sebagai nama perusahaan/ nama badan hukum PENGGUGA T yaitu FOX RACING, INC., agar masyarakat konsumen mengetahui bahwa produk-produk

yang menggunakan kala FOX dan lukisan kepala Rubah

berasal dari perusahaan PENGGUGA T;

3.

4.

5.

6.

7.

~

8.

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari TERGUGAT I

mendaftarkan

"FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah"

sebagai mereknya (Bukti P-5), kecuali dengan itikad buruk

hendak membonceng pada keterkenalan merek PENGGUGAT

untuk menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga menurut

Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001

pendaftaran

merek

TERGUGAT

I (Bukti

P-5) tersebut

seharusnya ditolak. Bahwa ada seribu satu kala atau kombinasi

kala lain yang dapat digunakan oleh TERGUGA T I untuk merek

dari produknya tanpa harus menjiplak merek PENGGUGAT.

Perbuatan

in; bertentangan

dengan rasa kepatutan dan

keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-undang No. 15

Tahun 2001 untuk memberikan perlindungan terhadap merek

terkenal (Bandingkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris).

9.

Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami merek terkenal milik

PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak akan pernah memikirkan

untuk mendaftarkan

"FOX SPORT dan Lukisan

Kepala

Rubah"

sebagai mereknya. Bahkan menurut Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I. No. 220K/Pdt/1986 secara tegas pula

menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti TERGUGA T I

sekarang ini wajib menggunakan

merek dengan identitas

nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat

menyesatkan konsumen tentang asal usul barang.

10. Bahwa mengingat merek TERGUGAT I "FOX SPORT dan

Lukisan

Kepala

Rubah"

nomor

pendaftaran

498770

dikabulkan pendaftarannya pada tanggal 26 Februari 2002

(Bukti P-5), sehingga gugatan PENGGUGAT ini masih dapat

diajukan sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (2)

Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001;

11. Bahwa TERGUGAT II ikut digugat hanya untuk memenuhi

ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-undang No. 15

Tahun 2001, yaitu melaksanakan putusan pengadilan tentang

pembatalan

merek TERGUGAT

I serta mencoret merek

tersebut dari Daftar Umum TERGUGA T II dan kemudian

mengumumkan pembatalan merek TERGUGA T I dalam Berita

Resmi Merek.

Maka berdasarkan semua alasan hukum tersebut, sudilah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGA T untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah (Bukti P-1 s.d. P-4) di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hash produksi PENGGUGAT dengan hasil produksi pihak lain;

3. Menyatakan merek TERGUGA T I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5), mempunyai persamaan pad a pokoknya dengan merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah milik PENGGUGAT (Bukti

P-1 s.d. P-4);

4. Menyatakan merek TERGUGAT "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini PENGGUGAT;

5. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I mengajukan pendaftaran merek "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) mengandung itikad tidak baik karena meniru merek terkenal

FOX dan Lukisan Kepala Rubah (Bukti P-1 s.d. P-4) mHik PENGGUGA T;

6. Menyatakan batal merek TERGUGA T I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) dalam Daftar Umum TERGUGAT II dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek TERGUGA T I "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" dengan nomor pendaftaran 498770 (Bukti P-5) dalam Daftar Umum TERGUGAT II;

8. Menghukum TERGUGAT I membayar biaya perkara menu rut

hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat den Tergugat II datang menghadap di Persidangan yang diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Relaas Panggilan melalui iklan surat kabar Rakyat Merdeka masing-masing tanggal 24 Oktober 2003 dan tanggal 31 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I ;

Menimbang, selanjutnya dipersidangan telah diusahakan untuk mendamaikan para pihak yang hadir di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terse but Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenaran-nya telah diakui secara tegas.

2. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik merek kata "FOX SPORT + LUKISAN" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek daftar Nomor 498770 tanggal 26 Februari 2002 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu : segala macam pakaian jadi yaitu pakaian pria/wanita/anak-anak, pakaian luar/dalam, kaos, kemeja, celana, celana dalam, kutang wanita (BH), rok wanita, jaket, dasi, topi, kopiah, jas, kaos kaki, kaos tangan, kaos oblong, kaos singlet, jas hujan, sepatu, sandal, ikat pinggang, ban pinggang, segala pakaian jadi untuk keperluan olah raga.3.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "Hak atas merek adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

4.

Bahwa berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 28

Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat I yang diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun untuk menggunakan merek "FOX SPORT + LUKISAN" dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan

terhadap merek terdaftar maka sudah sepatutnya gugatan

didasarkan pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 tahun

2001, dan pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa

alasan gugatan pembatalan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 6 (1) huruf b yaitu tentang itikad

buruk dan persamaan pada pokoknya maupun keseluruflan

dengan merek yang sudah terkenal ;

6. Bahwa dengan demikian maka haruslah dibuktikan apakah benar antara merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai

persamaan pad a pokoknya maupun keseluruhannya dengan

merek terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek didaftarkan dengan itikad buruk ; Tentang Merek Terkenal

7. Bahwa tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan ukuran suatu merek terkenal didasarkan pada : "memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di

bidang usaha yang bersangkutan. Oi samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh Karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hat diatas belum

dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei gun a memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya. II

8. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu ;

.Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; .Reputasi Merek-merek terkenal;

.Promosi-promosi;

.Pendaftaran di beberapa negara;

.Hasil SuIVei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku dirinya sebagai merek terkenal dalam gugatannya, unsur-unsur tersebut diatas harus dipenuhi sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas.

Tentang Itikad Buruk

10. Bahwa tentang itikad buruk Tergugat I sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik.

11. Bahwa merek tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek telah memenuhi aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5 dan 6 UU No. 14 tahun 1997 tentang merek (karena Tergugat I didaftarkan pada masa UU No. 14 tahun 1997 tentang Merek) dengan demikian oleh Direktorat Merek didaftarkan dalam daftar Umum Merek sesuai

dengan permohonannya.

12. Bahwa disamping itu pada waktu diumumkan dalam Berita Resmi Merek seri B ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atas pendaftaran merek Tergugat I tersebut dan sekarang Penggugat mengajukan pembatalan terhadap merek Tergugat dengan demikian menu rut hemat Tergugat I Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik.

13. Bahwa untuk menilai apakah merek terse but diajukan oleh Pemohon yang beritikad buruk, maka untuk menilai hal tersebut yaitu didasarkan kepada ketenaran pihak lain atau menimbul-kan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 (1) UU No. 15 tahun 2001).

14. Berdasarkan hal terse but Penggugat berkewajiban pula untuk

-membuktikan

letak itikad buruk dari Tergugat I agar Majelis

Hakim yang menangani perkara ini dapat menilai secara formil

alas dalil-dalil Penggugat sekarang ini.

15. Berdasarkan alasan-alasan

hukum tersebut diatas terbukti

gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi ketentuan

Pasal 68 Jo Pasal 4 Jo Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2001

dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat

di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda;

1.

Bukti P-1

.Permohonan

Permintaan Pendaftaran Merek

"FOX dan Lukisan

Kepala Rubah" atas

nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2002

10484-10594 tanggal 22 Mei 2002 untuk

melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 9 ;

2.

Bukti P-2

.Permohonan

Permintaan Pendaftaran Merek

"FOX dan Lukisan

Kepala Rubah"

atas

nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2002

10485-10595 tanggal 22 Mei 2002 untuk

melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 16 ;

3.

Bukti P-3

.Permohonan

Permintaan Pendaftaran Merek

"FOX dan Lukisan

Kepala Rubah"

alas

nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2002

10486-10596 tanggal 22 Mei 2002 untuk

melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 18 ;

4.

Bukti P-4

.Permohonan

Permintaan Pendaftaran Merek

"FOX dan Lukisan

Kepala Rubah"

alas

nama PENGGUGAT No. Agenda 000-2003

9012-9098

tanggal

15 April 2003 untuk

melindungi jenis barang yang termasuk dalam

kelas 25 ;

.

5.

Bukti P-5

6.

Bukti P-6a

7.

8.

Bukti P-6b

Bukti P-7a

9.

10.

Bukti P-7b

Bukti P-8a

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah" atas nama TERGUGA T I di bawah nomor 498770 tanggal 26 Februari 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

Pernyataan resmi tersumpah (Affidavit) dari Elizabeth P. Alexander, Paralegal dari kantor hukum Gray Gary Ware & Freidenrich yang menyatakan bahwa benar merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" atas nama PENG-GUGA T telah terdaftar di beberapa negara di dunia yang mana Salinan Sertifikat Mereknya telah disesuaikan dengan aslinya sebagai-mana juga telah dinotarisasi dan dilegalisasi; Terjemahan resmi tersumpah dari P-6a; Pernyataan resmi tersumpah (Affidavit) dari Elizabeth P. Alexander, Paralegal dari kantor hukum Gray Gary Ware & Freidenrich yang menyatakan bahwa merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" milik PENGGUGAT telah dipromosikan di beberapa media massa di dunia, yang mana telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana juga telah dinotrarisasi dan dilegalisasi;

T erjemahan resmi tersumpah dari P- 7.a ; Pernyataan resmi tersumpah (Affidavit) dari Elizabeth P. Alexander, Paralegal dari kantor hukum Gray Gary Ware & Freidenrich yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menerbit-kan katalog-katalog dengan merek "FOX dan Lukisan Kepala Rubah", yang mana telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana juga telah dinotarisasi dan diiegalisasi ;

Terjemahan resmi tersumpah dari P-8.a ;

Bukti P-8b

11

12. Bukti P-9 .Bukti pemakaian produk PENGGUGAT "FOX dan Lukisan Kepala Rubah" pad a majalah DIRT BIKE edisi April 2003 yang beredar di Asia dan Australia;

Bukti P-10 Putusan resmi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT. PST, tanggal 30 September 2003 dalam

perkara FOX RACING, INC. melawan YENDI FUTANTO yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa merek

PENGGUGAT adalah merek terkenal ; Menimbang, bahwa alas kesempatan yang diberikan Tergugat II menyatakan di persidangan tidak mengajukan surat-surat buktinya;

Menimbang, bahwa alas kesempatan yang diberikan para pihak menyatakan dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pad a akhirnya Penggugat dan Tergugat II telah memohon putusan ;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, sesuai hukum pembuktian kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat II terbeban pula membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan sural-sural bukti tertanda P-1 sId P-10 dan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat II tidak mengajukan sural bukti;

13

Menimbang, bahwa berdasarkan sural gugatan, jawaban dan sural-sural bukti yang diajukan dipersidangan terdapat adanya fakta yang tidak diperselisihkan yaitu ;

1. Bahwa merek FOX dan Lukisan kepala Rubah Penggugat adalah sebagai merek yang telah terdaftar pula diberbagai dan " telah pula mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia;

2. Bahwa Tergugat I adalah pemilik merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah yang telah terdaftar di Tergugat II dibawah No. 498770 untuk melindungi jenis barang dalam kelas

25;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab menjawab dari para pihak dipersidangan terdapat fakta yang menjadi perselisihan hukum adalah ;

1. Apakah merek FOX dan Lukisan kepala Rubah milik Penggugat sebagai merek terkenal atau bukan ;

2. Masalah persamaan pad a pokoknya; 3. Masalah itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbang-kan perselisihan hukum tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa merek FOX dan Lukisan kepala Rubah Penggugat merupakan merek terkenal dan telah terdaftar diberbagai negara serta telah dipakai dan dipromosikan secara luas dan terus menerus ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II mendalilkan bahwa merek Tergugat I telah terdaftar pada Tergugat II sehingga diberikan hak eksklusif alas merek oleh negara untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa kriteria merek terkenal menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undanq No. 15 tahun 2001 adalah pengetahuan umum masyarakat tentarlg suatu merek disbanding usaha yang bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara dan disertai dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a sid P-9, telah

terdapat fakta bahwa merek FOX dan Lukisan kepala Rubah

Penggugat telah terdaftar diberbagai

negara yaitu Argentina,Austria,

Canada, Costa Rica, Czech Republik, Croatia, Perancis,Jerman,

Hongkong, Italia; Jepang, Meuritius, Mexico, New Zealand,Norwegia,

Peru, Singapura, Republik Slovakia, Afrika Selatan,Spanyol,

Swiss, Taiwan, Thailand, Inggris dan di negara asalnyaAmerika,

serta di Indonesia telah diajukan pendaftarannya pada

Tergugat II (Vide bukti P-1 sid P-4.) ;

Bahwa produk merek

FOX dan lukisan

kepada

rubah

Penggugat

telah pula beredar

dan dipromosikan

di dunia

Internasional dengan mengeluarkan berbagai katalog dan berbagai

majalah dengan kegiatan promosi dan publikasi yang meluas,

gencar dan besar-besaran serta terus menerus ;

Menimbang,

bahwa atas dasar fakta sebagaimana

telah

dipertimbangkan diatas, terbukti merek FOX dan Lukisan Kepala

Rubah Penggugat sebagai merek terkenal, sehingga karena itu

merek Penggugat tersebut harus dilindungi baik terhadap barang

yang sejenis ataupun tidak sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf a

Undang-Undang

No. 15 tahun 2001 yang dimaksud dengan

persamaan pad a pokoknya adalah : kemiripan yang disebabkan

oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu

dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya

persamaan

baik mengenai

bentuk,

cara penempatan,

cara

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan

bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sid P-4 dan P-6 sid

P-9 serta membandingkan dengan bukti P-5, telah terdapat fakta

bahwa merek FOX dan Lukisan Kepala Rubah Penggugat dengan

merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah milik Tergugat I jika

dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya telah

terdapat persamaan, sehingga keadaan seperti yang demikian akan

menimbulkan kesan yang sarna dalam ingatan khalayak ramai,

khususnya secara audio mempunyai persamaan pada pokoknya

yaitu dalam hal bunyi pengucapan, sehingga dapat memberikan

kesan adanya hubu.ngan erat antara Tergugat I dengan pemilik

merek FOX dan Lukisan Kepada Rubah i.c. Penggugat dan berakibat pula dapat menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai tentang anal-usul barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pendaftaran mereknya Tergugat I untuk melindungi jenis barang yang sarna dengan merek Penggugat, yaitu terhadap barang yang termasuk dalam kelas 25 ; Menimbang, bahwa alas dasar pertimbangan di alas telah terbukti merek Tergugat I terdapat persamaan pada pokoknya

denganmereknyaPenggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah alas nama Tergugat I tersebut dilandasi itikad baik, ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, yang dimaksud Pemohon beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas unsur merek Tergugat I secara dominan adalah sarna pad a pokoknya dengan mereka Penggugat. Majelis berpendapat bahwa perolehan merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah Tergugat I tersebut adalah dilandasi adanya itikad untuk membonceng dan meniru ketenaran mereknya Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perolehan merek Tergugat I tersebut dapat dikwalifisir sebagai dilandasi itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa karena pendaftaran merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah Tergugat I dilandasi itikad tidak baik,

maka pendaftaran

merek Tergugat Daftar No. 498770 harus

dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka tanpa mempertimbangkan sural-sural bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, Majelis menyatakan Penggugat telah

230

berhasil membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan terse but haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, demikian pula Tergugat I sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi

Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

3. Menyatakan merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepala

Rubah

dengan

Nomor

Pendaftaran

498770

mempunyai

persamaan pad a pokoknya dengan merek terkenal FOX dan Lukisan Kepala Rubah milik Penggugat ;

4. Menyatakan merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepada Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh Penggugat ;

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan pendaftaran merek FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 mengandung itikad tidak

baik;

6.

Menyatakan batal merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya ;7.

Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I FOX SPORT dan Lukisan Kepala Rubah dengan nomor pendaftaran 498770 dalam Daftar Umum Tergugat II ;8.

Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari SELASA,

tanggal

9 Desember

2003, yang terdiri

dari H. HERRI

SWANTORO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, H. DWIARSO BUDI

SANTIARTO, S.H. dan Ny. ANDRIANI NURDIN, SH. MH.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut,

dibantu oleh Ny. MARTI NT JE PIRSOUW KAINAMA

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota.

ttd.

H. DWIARSO BUDI

SANTIARTO. SH.

ttd.

Ny. ANDRIANI NURDIN. SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ltd.H.

HERRI SWANTORO. SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ny. MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA

PUTUSAN

Nomor 77/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

memeriksa dan mengadili perkara gugatan Merek pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara:

GIANNI VERSACE S.p.A., Suatu perseroan menurut

Undang-undang Negara bagian Italia, berkedudukan di Via Manzoni

38,20121 Milan, Italy, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

1. Endra Agung Prabawa, S.H., 2. Agus Tribowo Sakti, S.H.

Pengacara dan Penasihat Hukum dari Amroos & Partners

Law Office, JI. Permata Hijau Raya Kav. 8-29, Senayan,

Jakarta 12210, Indonesia,

berdasarkan

Surat Kuasa

khusus tertanggal 5 Juli 2002.

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.

Melawan:

SUTARDJO JONO, beralamat di JI. Letjen S. Parman No. 71-A

Medan.

Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGA T.

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah

membaca

berkas

perkara

dan

surat-surat

yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENT ANG DUDUKNY A PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2003. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pad a tgl. 10 Oktober 2003 dengan Register Perkara No. 77/Merek/2003/PN. Niaga.Jkt.Pst. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: