MAKALAH
HUKUM MEREK DAN KASUS MEREK BMW
Disusun Oleh:
Asmara Dewo (172216782)
Arsad Arifin (121215062)
Muhammad Zulfan (151215944)
Ahmad Yani (121612579)
Randa Ne Piliang (172216795)
M. Natsir (172216920)
Fransiskus Tibakoto (121612536)
Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kasus hukum merek yang terjadi di Indonesia, karena masih minimnya
pengetahuan hukum merek itu sendiri. Masyarakat luas juga tidak begitu peduli
dengan hukum merek. Terlebih lagi yang bergelut di dunia bisnis (memproduksi
barang atau jasa). Sehingga yang terjadi di kemudian hari timbul sengketa merek.
Selain itu ada pula pemilik BMW asal Jakarta yang diduga beriktikad tidak
baik saat mendaftarkan mereknya ke Jenderal Merek. Karena mereknya itu pula,
perusahaan BMW asal Jerman menggugatnya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Merek merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi perusahaan. Dengan
merek maka setiap produk barang atau jasa yang dihasilkan, konsumen akan
langsung mengenal perusahaan tersebut. Sehingga jika ada kasus merek, maka
pihak-pihak terkait akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan
kasusnya di pengadilan.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana bisa terjadi kasus hukum merek antara BMW mobil asal jerman
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Merek
Di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Merek dijelaskan
merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau
lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi
oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau
jasa.
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya.
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jenis-jenis jasa lainnya.
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Selain merek biasa (tunggal) dikenal pula dengan merek kolektif,
yakni merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik
yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis
lainnya. Merek juga bisa dialihkan dengan cara: 1. Pewarisan, 2. Wasiat, 3.
Hibah, 4. Perjanjian, 5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun
dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Merek dapat dimiliki
oleh satu orang atau lebih atau badan hukum. Hak merek dinyatakan eksklusif
untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk
menggunakannya sebagaimana ia sendiri menggunakannya.
Pemberian izin ini biasanya disebut pemberian lisensi kepada orang
lain dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang sudah disepakati, dan
didaftarkan pula kepada Direktorat Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum
Merek. Definis lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar
kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian
jenis barang atau jasa yang didaftarkan.
Adrian Sutedi S.H., M.H dalam buku Hak Atas Kekayaan Intelektual
menerangkan pencatataan itu dimaksudkan agar akibat hukum dari
pengalihan Hak Atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak
yang bersangkutan dan terhadap pihak yang ketiga. Pihak-pihak yang
dimaksud adalah pemilik merek dan penerima pengalihan atas merek.
Sedangkan pihak ketiga adalah yang menerima lisensi. Tujuan pendafataran
itu juga untuk mempermudah pengawasan dan mewujudkan kepastian
hukum.
B. Indikasi-geografis dan Indikasi-asal
1. Indikasi-geografis
Indikasi-geografis Indikasi-geografis dilindingi sebagai suatu tanda
yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada suatu barang yang dihasilkan. Dr. Ahmadi Miru dalam
bukunya Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek
menerangkan bahwa indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas
dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah
tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakeristik
termasuk faktor alam dan manusia yang dijadikan atribut pada barang
tersebut.
Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa
tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata,
gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
Agar mendapat perlindungan hak merek indikasi-geografis ini bisa
diajukan oleh:
1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang
yang bersangkutan
2. Lembaga yang diberi kewenangan atas barang tersebut
3. Pedagang yang menjual barang tersebut
2.Indikasi-asal
Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:
a. Menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari
kedua faktor tersebut pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak
didaftarkan; atau
b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa
C. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan
Menurut Undang-undang Merek Indonesia hal-hal yang tidak boleh
didaftarkan sebagai merek adalah:
1. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar iktikad tidak baik
2. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan, dan
ketertiban umum
3. Merek yang tidak memiliki daya pembeda
4. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Contohnya terngkorak dan
tulang bersilang sebagai tanda bahaya
Permohonan merek juga ditolak jika:
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek
yang sudah terdaftar milik orang lain, atau sudah didaftarkan terlebih
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek
terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikikasi
geografis yang sudah dikenal
4. Nama atau singkatan nama dan foto dari orang terkenal, atau badan
hukum, tanpa izin darinya.
5. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah.
6. Tanda atau cap atau stempel resmi dari tanpa persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang
D. Proses Pendaftaran Hak Merek
1. Pemeriksaan Subtantif
Direktorat Jendral selain memeriksa kelengkapan administratif
terhadap permohonan pendaftaran hak merek, juga melakukan
pemeriksaan subtantif yang diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan.
Pemeriksaan subtantif itu mengacu pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6, Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek. Apakah
merek yang terdaftar tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik
atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak
pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan,
2. Pengumuman Permohonan
Selanjutnya Direktorat Jenderal menyetujui permohonan merek
tersebut untuk didafatkan dan mengumumkan permohonan tersebut dalam
Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 bulan
dilakukan dengan:
a. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara
berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas
dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
a. nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila
dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
e. contoh merek. Termasuk keterangan mengenai warna, dan apabila
etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau angka yang tidak lazim
digunakan dalam bahasa Indonesia, harus menyertakan terjemahan dalam
bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia, serta pengucapannya dalam ejaan latin.
3. Keberatan dan Sanggahan
Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas
permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan tersebut
dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa
merek yang berdasarkan Undang-undang Merek tidak dapat didaftarkan
atau harus ditolak.
Dalam hal keberatan pihak tertentu, Direktorat Jenderal dalam
waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan
mengirimkan Salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada
pemohon atau kuasanya.
Pemberian kesempatan kepada setiap pihak untuk mengajukan
keberatan atas permohonan pendaftaran merek, menunjukkan bahwa
bbukan hanya pemilik merek terdaftar yang dapat mengajukan keberatan
atas suatu permohonan pendaftaran merek, tetapi siapa saja yang
berpendapat bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran tersebut
harusnya ditolak atau tidak dapat sebagai merek.
Pemeriksaan kembali oleh Direktorat Jenderal dilakukan jika ada
pihak-pihak yang keberatan, atau si pemohon menyanggah penolakan
pendaftaran merek. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi
Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak pendaftaran hak merek.
Sertifikat merek dapat diberikan tanpa pemeriksaan kembali jika:
a. Tidak ada keberatan pada saat pengumuman; atau
b. Keberatan tidak diterima
Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud di atas memuat:
c. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
d. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan oleh
pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri dan yang menggunakan
hak prioritas;
e. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
f. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila
permohonan tersebut diajukan dengan hak prioritas.
g. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam
warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila
merek meggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin
dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus
menyertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesoa, huruf Latin, dan
angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara ucapannya
dalam ejaan Latin
h. Nomor dan tanggal pendaftaran
i. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
j. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
5. Permohonan Banding
Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan
yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal
subtantif. Banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena
secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek
dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan
dikenai biaya.
Permohonan banding yang diajukan tersebut menguraikan secara
lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil
pemeriksaan subtantif.
E. Penyelesaian Kasus Merek dan Sangsinya
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain
yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:
a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek
tersebut.
Yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan
yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang
satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan
baik menggunakan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara
unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek
tersebut.
Syarat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Niaga:
a. Pemohon melampirkan bukti kepemilikan merek; yang berupa Sertifikat
Merek, tetapi dalam hal pemohon penetapan sementara adalah penerima
lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian lisensi
b. Pemohon melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas
terjadinya pelanggaran merek
c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta,
dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian, yaitu
keterangan yang berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga
sebagai produk hasil pelanggaran merek.
d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran
e. Pemohon membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
Besarnya jaminan ini sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang
dikenai penetapan sementar.
Dalam hal ini pemegang lisensi merek juga bisa mengajukan gugatan,
baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama.
Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang
lebih besar, atas permohonan penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat
untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau jasa yang menggunakan
tanpa hak merek tersebut. Si tergugat juga diminta oleh pengadilan untuk
menyerahkan barang atau nilai sampai adanya putusan pengadilan yang tetap.
Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan
sementara, yakni: a. pencegahan barang yang berkaitan dengan hak merek, b.
menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan merek tertentu. Selain
penyelesaian sengketa di pengadilan, para pihak bisa menyelesaikan sengketa
yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: a. arbitrase, b.
konsultasi, c. mediasi, d. konsiliasi; atau, f. penilaian ahli.
F. Penyidikan Kasus Merek
Selain penyidik dari kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di Direktorat Jenderal juga diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang merek.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai
berikut:
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang merek
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan denga tindak pidana di bidang merek.
d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen
lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang
bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang merek.
Hasil penyidikan tersebut dilaporkan kepada penyidik polisi, dan
kepada Penuntut Umum melalui penyidik polisi, sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana, sebagai berikut:
a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dari kepolisian memberikan
petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan
penyidikan yang diperlukan
b. Dalam hal suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana
sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kemudian
ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum,
penyidik pegawai negeri sipil melaporkan hal itu kepada penyidik dari
kepolisian.
c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai
negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik dari kepolisian.
G. Tindak Pidana Merek
Tindak pidana merek diatur dalam Pasal 100 Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Merek, sebagai berikut: Ayat 1: Setiap
Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Ayat 2: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek
yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
Pada Pasal 100 ayat 1 penegertian dari “sama pada keseluruhan”
adalah merek yang digunakan oleh orang yang yang tidak berhak tersebut,
memang persis sama dengan merek yang sudah terdaftar. Sedangkan pada
Pasal 100 ayat 2 pengertian dari “sama pada pokoknya” adalah merek
yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tersebut ialah tidak persis
sama dengan merek yang telah terdaftar, tetapi tetap dapat menyesatkan
konsumen.
Undang-undang merek juga mengatur tindak pidana terhadap
pelanggaran atas indikasi-geografis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101:
Ayat 1: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang
mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik
pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan
barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Ayat 2: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda
yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis
milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis
denga barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Tindak pidana yang dimaksud di atas merupakan delik aduan, yang mana tindak
pidana tersebut bisa diproses bilamana ada pihak yang melaporkan karena
kerugian atau menjadi korban tindak pidana tersebut.
BAB III PEMBAHASAN
A. Kasus Hukum Merek BMW
Mobil BMW atau singkatan dari Bayerische Motoren Werke, dan
versi inggrisnya Bavarian Motor Works, bermula pada tahun 1913. Karl
Fredrick Rapp mendirikan Rapp Motoren Week, sebuah perusahaan yang
berfokus pada pembuatan motor di Munich, Jerman.
Saat itu Rapp memulai dengan usaha mesin pesawat terbang, dan
sempat mengalami sakit. Perusahaan Rapp tersebut dikembangkan lagi
oleh putranya yang bernama Gustav Otto. Otto lebih berfokus dalam
pengembangan usaha bidang pembangunan lapangan pesawat terbang
kecil. Dia membawa kesuksesan “Gustaf Flugmanschinefabrik” pada
usahanya.
Pada tahun 1916, Karl Fredrick Rapp mengundurkan diri dari
perusahaan Rapp- Motoren Werk karena soal keuangan. Sebelumnya,
perusahaan itu bekerjasama dengan Austro Daimler asal Amerika untuk
memenuhi permintaan pembuatan mesin Aero V12 karena tidak
mendapatkan izin penerbitan (under lisensi) yang menimbulkan
permasalahan.
Lalu perusahaan Rapp Motoren Werk diambil alih oleh
warganegara Austria, Franz Joseff Popp dan Max Fritz. Perusahaan Otto,
Gustav Flugmaschinefabrik, menggabungkan diri ke Rapp Motoren Werk,
dan penggabungan kedua perusahaan tersebut menjadi BWM AG di tahun
1918. Ag dalam bahasa Jermannya adalah aktiengesellchaft, yang artinya
saham perusahaannya diperjualbelikan di pasar saham.
Dan pada tahun 1928 sampai 1930-an BMW AG mulai melahirkan
BMW seri 303 bermesin 6 silinder dengan kapasitas 1200cc. Pada era
awal tahun1950 sampai 1963, BMW memproduksi seri 502 dengan
menggunakan mesin 8 slinder dengan kapasitas 2600cc.
Perusahaan mobil itu terus memproduksinya sampai sekarang
dengan tekhnologi yang semakin canggih sesuai pada zamannya. Di tahun
2018, setidaknya BMW memamerkan produk terbarunya di Indonesia
International Motor Show (IIMS). Di antaranya seperti BMW X3, yang
baru diluncurkan bulan April lalu, dan juga ada BMW 320i Luxury, BMW
Selanjutnya BMW 520i Luxury, BMW 740Li, BMW M4 Coupé, BMW
X1 sDrive18i xLine, BMW X5 xDrive35i xLine, dan BMW X6 xDrive35i
M Sport Edition.
BMW juga sudah didaftarkan di Jerman sejak tahun 1929, dan
terus diperpanjang sampai 28 Februari 2019 untuk barang di kelas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 termasuk, dan
tidak terkecuali di Jerman, Jepang, Hong Kong, India, Filipina, Thailand,
Turki, Komunitas Eropa (OHIM), dan negara-negara lainnya.
Pendaftaran pertama merek BMW di Jerman terdaftar di bawah
Pendaftaran Nomor 410579 pada 15 November 1929 dan berlaku hingga
28 Februari 2019 untuk barangbarang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran
pertama untuk BMW LOGO di Jerman setidaknya sejak tahun 1917,
(Keterangan dari keputusan Mahkamah Agung).
Logo BMW (Bayerische Motoren Werke) | Foto dari Wikipedia.org.
Logo BMW dipercaya berkaitan erat dengan produksi mesin-mesin
pesawat. Logo tersebut terdiri dari empat bagian seperempat lingkaran
representasi bergaya/artistik dari suatu baling-baling pesawat yang berputar
pada langit biru yang cerah. Warna putih dan biru juga merupakan warna
tradisional dari Bavaria, yang secara geografis merupakan negara bagian
terbesar Jerman, (keterangan dari Mahkamah Agung).
2. Profil Pakaian BMW (Body Man Wear) Asal Indonesia
Sedangkan BMW (Body Man Wear) yang dimiliki Henrywo Yuwijono
asal Indonesia adalah sebuah merk yang memproduksi pakaian, seperti
kemeja, kaos, celana jins, sampai celana dalam. Perusahaan yang dimiliki oleh
warga Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut telah pengajuan
pendaftaran mereknya sejak tanggal 3 Mei 2002, dengan nomor pendaftaran
IDM000016513.
Dan tanggal pendaftaran mereknya 17 September 2004 di kelas 25:
yaitu pakaian pria/wanita, anak-anak dan bayi, pakaian pengantin, gaun pesta,
pakaian olah raga,pakaian muslim, baju koko, tunik, gamis, baju/celana
renang, pakaian dalam pria/wanita, anak-anak dan bayi, celana dalam
pria/wanita, anak-anak dan bayi, celana panjang/pendek, celana/baju senam,
baju-baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, T-shirt, bretel, syal, kerudung,
mukena, kimono tidur, kimono mandi, jas, rompi, jacket, sweater, jas hujan,
rok dalam, underok, kutang wanita (BH), cadar, korset, sarung-sarung tangan,
sarung tangan bayi, popok bayi dari bahan tekstil, gurita-gurita, gurita bayi,
dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki, kaos kaki bayi, ikat kepala, ikat
pergelangan tangan, pelindung lutut, sepatu, sepatu olahraga, sepatu bayi,
Hangtag dan logo BMW (Body Man Wear) pada salah satu produknya | Foto dari
http://grosir-jeans.blogspot.co.id/p/boss-bmw.html
3. BMW Mobil Menggugat BMW Pakaian
Tanggal 10 Desember 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
mengabulkan gugatan Bayerishce Motoren Werke (BMW) asal Jerman
terhadap merek pakaian Bayerishce Motoren Werke (BMW) Indonesia.
“Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,” ujar ketua majelis hakim
Gosen Butar Butar, Selasa, 10/12/2013, (Kontan.co.id).
Majelis hakim memutuskan amarnya berdasarkan pertimbangan bahwa
BMW milik penggugat terbukti sebagai merek terkenal di dunia. Sedangkan
BMW asal Indonesia, Henrywo Yuwijono (tergugat), mendaftarkan merek
Body Man Wear (BMW) dengan iktikad tidak baik. Mendompleng nama
BMW yang sudah terkenal di berbagai negara di dunia tersebut.
Dikutip dari Mahkamahagung.go.id, Merek mobil BMW dikenal
masyarakat dunia bisa diukur dari peringkat perusahaan 100-besar dari daftar
FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW tersebut berada di peringkat 12
Untuk memenuhi syarat berada dalam peringkat ini, berikut adalah
kriteria miminum yang harus dipenuhi: untuk memenuhi syarat, suatu merek
harus berada pada setidaknya di tiga benua utama, dan harus memiliki lingkup
geografis yang luas dalam pasar-pasar berkembang dan baru.
Tiga puluh persen dari pendapatan harus berasal dari luar negeri, dan
tidak lebih dari lima puluh persen dari pendapatan harus berasal dari salah satu
benua manapun. Dengan demikian, posisi yang dimiliki BMW di peringkat
Merek Global Terbaik/Global Best Brand memastikan keterkenalannya di
seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa huruf BMW dapat langsung dikenali oleh
hampir semua orang berkaitan dengan usaha yang dimiliki penggugat.
Walaupun di lain kelas, Body Man Wear (BMW) di kelas 25,
sedangkan Bayerishce Motoren Werke (BMW) di kelas 07 dan 12, hakim
menilai merek Body Man Wear memiliki persamaan pada pokok BMW asal
Jerman tersebut.
1. Cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan pada
merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-merek BMW dan
LOGO BMW milik Penggugat;
2. Tampilan secara visual dari merek-merek milik Tergugat adalah sama
pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan LOGO
BMW milik Penggugat;
3. Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip dengan
Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik penggugat.
Ketetapan itu berdasarkan Undang-undang No.15 Pasal 6 Ayat 1
Tahun 2001 Tentang Hak Merek, yang berbunyi: Permohonan harus ditolak
oleh Direktoral Jenderal apabila merek tersebut: a. mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah
terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b.
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya, c.
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Tak terima dengan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,
pihak tergugat (BMW: Body Man Wear) bersama kuasa hukumnya Ruly
Johari melakukan eksepsi (pembelaan). Dalam eksepsinya tersebut
gugatan dari penggugat sudah kadaluarsa:
1. Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan
Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat
masing-masing terdaftar sejak tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk
melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
2. Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek milik
Tergugat seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013;
3. Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran Merek BMW Body
Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor
IDM000181631 milik Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal
mulai berlakunya perlindungan Merek BMW Body Man Wear dan merek
Logo milik Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini
telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:
“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
5. Jika Penggugat mendalilkan dapat mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran merek ini tanpa batas waktu (sesuai ketentuan Pasal 69 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dengan alasan
Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan
pendaftaran Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo tersebut, hal
tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;
6. Adapun argumen dan dalil-dalil hukum yang menunjukkan tidak adanya
itikad buruk dari Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek BMW
dan merek Logo akan Tergugat uraikan dalam jawaban bagian pokok
7. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima, karena telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
“Lagi pula pengajuan pembatalan merek itu sudah melebihi batas
waktu menurut undang-undang, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun," ujar
Ruly, dikutip dari Beritagar.id.
5. Keputusan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung membacakan amar keputusannya nomor 79 K/
Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO
YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10
Desember 2013;
Mengadili Sendiri:
1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. BMW (Bayerishce Motoren Werke ) Mengajukan Peninjauan
Kembali Tapi Ditolak
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh BMW dengan alasan:
Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam
mengabaikan secara total itikad tidak baik Termohon Peninjauan
Kembali/semula Tergugat dan tidak memberikan pertimbangan apapun
atas dasar hukum pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 4
Undang-Undang Merek yang mana hal ini merupakan pelanggaran atas
Upaya melakukan Peninjauan Kembali oleh BMW itu teryanya
tidak diterima oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tanggal
11 Mei 2016, berikut keputusannya:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan
kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Majelis beralibi gugatan pembatalan merek itu tidak diterima
karena barang yang disengketakan tidak sejenis. Mahkamah berargumen
bahwa hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak
lanjut dari Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, (beritagar.id).
Dan BMW (Body Man Wear) yang dimiliki oleh Henrywo
Yuwijono kini sudah bisa bernapas lega, juga melanjutkan produksinya
karena ia sudah memenangkan kasus merek dengan BMW (Bayerische
Motoren Werke)asal Jerman.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kemenangan kasus hukum merek BMW (Body Man WearI pakaian
asal Jakarta dari penggugatnya BMW (Bayerische Motoren Werke) mobil asal
jerman itu dikarenakan hakim menolak Peninjauan Kembali yang diajukan
penggugat. Dan untuk pembatalan hak merek yang dipegang oleh BMW
pakaian itu sudah kadaluarsa, yakni lebih dari 5 tahun. Hal ini pula yang
menjadi pertimbangan majelis hakim. Selain itu juga soal pendaftaran kelas
kelas pakaian dan lain-lain, sedangkan BMW (Bayerische Motoren Werker) di
kelas yang berbeda.
Hal yang paling penting juga soal asas hukum merek, yakni first to file,
not first to use, maksudnya adalah mengutamakan siapa yang pertama kali mendaftar, bukan siapa yang pertama memakai. Jika dilihat kapan
pendaftarannya, maka BMW (Body Man Wear) sudah mengajukan hak
mereknya pada tanggal 3 Mei2002.
BMW (Bayerische Motoren Werker) pendaftaran merk di kelas 25
(pakaian, alas kaki, dan penutup kepala) pada 1 Agustus 2003 dengan nomor
permohonan D002003020151.
B. SARAN
Penyusun menyadari masih banyaknya kekurangan dari makalah hukum
merek ini. Mulai dari materi merek, data-data, dan informasi-informasi terkait
kasus hukum merek antara BMW (Body Man Wear) dengan BMW
((Bayerische Motoren Werker). Untuk itu pula penyusun membuka pintu
selebar-lebarnya atas saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan
tugas-tugas makalah selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Dr. Ahmadi, S.H., M.S, Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari
Undang-undang Merek, Rajagrafindo Persada, 2005
2. Leden Marpaun, S.H., Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Sinar Grafika, 1996
3. Adrian Sutedji, S.H., M.H., Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika,
2013
4. Taryana Soenandar, S.H., Hak Perlindungan HAKI (Hak Milik
Intelektual) di Negara-negara Asean, Sinar Graffika, 2017
5. Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek
6. https://pdki-indonesia.dgip.go.id
7. Mahkamahagung.go.id (Diakses tanggal 7 Mei 2018)
8. beritagar.id/artikel/mahkamah
9.
