KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALKEKAYAANINTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta Laman: www.dgip.go.id
KEPUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN Nomor: 02I20151Komding Paten
Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan atas permohonan banding dengan Referensi N omor: Reg. 03
I
KBPI
IVI
20 15 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Maulana and Partners Law Firm tanggal 24 November 2014 dan telah diterima oleh Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atas penolakan Permohonan Paten:Nomor Judul Invensi Pemohon Alamat Pemohon Konsultan HKI Alamat : P00200800426. : Mesin Sepeda Motor.
:YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA. -: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438
-8501, Japan.
: Maulana and Partners.
: Mayapada Tower, 5th floor, Jl. Jend.Sudirman Kav.28 Jakarta.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Majelis Banding Paten telah membaca berkas Permohonan Banding dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding ini.
--- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN
---1. Menganalisa substansi surat Permohonan Banding dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding, maka pada dasarnya adalah sebagai berikut:
a. Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah menyampaikan hasil penelusuran sementara mengungkapkan paten famili dari permohonan Paten P00200800426 sudah diberi Paten di kantor Paten Cina dengan nomor publikasi CN-101353976-B tanggal 26 Januari 2011. Selanjutnya Termohon telah mengajukan saran agar dilakukan amandemen pada klaim-klaim Paten Cina tersebut.
b. Pemohon setuju dengan saran Termohon untuk mengamandemen klaim-klaim dari permohonan P00200800426 dengan mengacu pada Klaim-klaim Paten Cina CN-101353976-B dengan jumlah klaim sebanyak 9 buah klaim.
c. Pemohon menyampaikan bahwa perubahan amandemen adalah amandemen pad a klaim mandiri (klaim 1) dengan pencirian le bih lanjut dari "katup pengendali volume udara dan katup satu arah yang
ditempatkan pada saluran udara sekunder" dimana katup pengendali volume udara dan katup satu arah ditempatkan pada kepala silinder, dan penampang dari saluran udara sekunder pada sisi keluar dari katup pengendali volume udara dan katup satu arah dibentuk melalui lubang saluran yang dibor pada kepala silinder, permukaan pemasangan katup pengendali volume udara dipasang dan permukaan pemasangan dengan pipa masuk dipasang dibentuk pada kepala silinder, dan permukaan pemasangan untuk katup pengendali volume udara dan permukaan pemasangan untuk pipa masuk terletak pada bidang yang sama. Pencirian tersebut berisikan fitur-fitur teknik invensi yang berbeda dengan teknologi terdahulu dan yang merupakan fitur-fitur yang memecahkan permasalahan dari teknologi terdahulu. d. Bahwa klaim 11 telah diberi di dalam padanan Paten Eropa ketika
Pemohon menerima hasil laporan penelusuran Eropa. Didalam padanan paten Cina, Pemohon telah menambahkan konten yang sama dari klaim 11 padanan paten Eropa, yaitu: " Permukaan pemasangan untuk katup pengendali volume udara dan permukaan pemasangan untuk pipa masuk terletak pada bidang yang sama" dimasukkan ke dalam klaim 1 dan klaim tersebut telah diberi. Amandemen ini menyebabkan padanan paten cina diberi paten dan konten yang sama sebagaimana telah disebutkan dalam klaim 11 dari padanan paten Eropa.
e. Pemohon menyatakan bahwa permohonan banding Paten telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
f. Pemohon Banding melampirkan spesifikasi Paten P00200800426 yang baru dalam permohonan bandingnya.
g. Bahwa Pemohon menyatakan padanan permohonan pendaftaran Paten Nomor P00200800426 yang menggunakan hak prioritas yang sama telah diberikan paten di Negara Cina. Sertifikat Paten Nomor
CN-101353976-B yang dikeluarkan oleh Kantor Paten Cina (SIPO) tanggal 26 Januari 2011. Maka sudah selayaknya permohonan Pendaftaran Paten ini dikabulkan.
h. Pemohon Banding mengajukan permohonan hearing (dengar pendapat) kepada komisi Banding Paten
Dengan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Komisi Banding Paten memutus :
1.) Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Paten P 00200800426.
2.) Membatalkan dan mencabut Surat Direktorat Paten No.HKI-3-HI.05.02.04.4362 tanggal 28 Agustus 2014.
3.) Memerintahkan Termohon untuk menerima Permohonan Paten
P00200800426 dan menerbitkan sertifikat Paten tersebut.
2. Membaca surat pemberitahuan penolakan Permohonan Paten Nomor: HKI-3-HI.05.02.04-4362 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai Termohon), maka alasan Penolakan Permohonan Paten adalah :
a. Dalam surat Tahap I Termohon menyatakan bahwa tata cara penulisan spesifikasi Permohonan Paten P 00200800426 dianggap belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Disarankan untuk melakukan amandemen dengan mengacu ke klaim paten CN-101353976-B. Tanggapan tahap I Pemohon dengan amandemen klaim 1-14 dengan mengacu kepada paten Eropa no.08252486.9 menurut termohon belum layak dikabulkan karena temuan atas hasil penelusuran kantor Paten Eropa mengungkapkan klaim-klaim yang diajukan tidak baru. b. Termohon dalam tahap ke II menyatakan bahwa tanggapan atas tahap
I dari Pemohon belum dapat diterima karena klaim-klaim amandemen yang diajukan tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat, yaitu bukti "intend to grant of Patent:' dari EPO.
c. Tanggapan ke II Pemohon yang melakukan amandemen klaim menjadi klaim 1-9 dengan mengacu pada klaim-klaim Paten Cina CN-101353976-B sebagian klaimnya dianggap memperluas lingkup perlindungan.
d. Amandemen spesifikasi yang dilakukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki nomor acuan gambar invensi, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 jo Pasal 4
Kepmenkeh Tahun 1991.
e. Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten maka permohonan Paten P 00200800426 harus diberi keputusan, maka diputuskan bahwa klaim 1-9 permohonan Paten tidak memenuhi Pasal 52 dan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten maka permohonan Paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.
---TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUMNYA:---1. Menimbang bahwa setelah memeriksa surat hasil pemeriksaan substantif tahap II dari Termohon yang didalamnya menyatakan bahwa seharusnya sudah mencantumkan nomor acuan ke gambar invensi sesum amendemen sebelumnya. Majelis berpendapat bahwa nomor acuan bukanlah hal yang wajib ada, dan tidak adanya nomor acuan tidak dapat menjadi alasan penolakan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten .
2. Menimbang bahwa Termohon dalam hasil pemeriksaan substantif tahap akhir menyatakan bahwa karena batas waktu pemeriksaan substantif sudah terlampaui dan seterusnya, maka Majelis berpendapat bahwa batas waktu 36 bulan sejak permohonan substantif diajukan menurut ketentuan yang berlaku, akan tetapi hal itu tidak berarti mengharuskan pemeriksa Paten memberikan keputusan yang tidak jelas dan merugikan pemohon Paten.
3. Menimbang bahwa Termohon dalam memberikan keputusan tidak mendasarkan pada hal-hal yang sifatnya substantif terkait patentability
dari permohonan Paten P 00200800426, melainkan lebih banyak menyatakan bahwa permohonan Paten tersebut tidak jelas berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Paten. Bahwa hal ini menurut Majelis tidak sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Penilaian tidak jelas dari Termohon seharusnya dapat diperinci sehingga memudahkan pemohon dalam menjawab permintaan dari Tern;whon. Menurut Majelis, pernyataan tidak jelas yang tidak menjelaskan lebih lanjut maksud ketidak jelasan tersebut adalah tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Termohon dalam argumentasi penolakannya yang menyatakan bahwa spesifikasi permohonan Paten adalah tidak jelas tanpa menyebutkan hal -hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan tersebut, sehingga dasar penolakannya menjadi tidak jelas.
5. Menimbang bahwa Termohon dalam pemeriksaan substantif tahap akhir angka 4 menyatakan bahwa amandemen klaim 1-9 dengan mengacu ke klaim-klaim paten Cina CN-101353976 B dianggap sebagian klaimnya memperluas lingkup perlindungan, menurut majelis adalah penilaian yang kurang tepat karena tidak memberitahukan secara spesifik kepada Pemohon banding klaim mana yang dikatakan memperluas lingkup per lind ungan.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif terhadap amandemen klaim 1-9 yang mengacu Paten Cina CN-101353976 B telah memenuhi syarat kebaruan dan langkah inventif sesuai dengan Pasal 2 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
--- MEMUTUSKAN: ---
----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:
Menerima dan menyetujui Permohonan Banding Pemohon dengan Referensi Nomor: Reg.03/KBP/IV/2015 yang diajukan oleh Kuasa
Pemohon Banding Maulana and Partners Law Firm serta
memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
melaksanakan keputusan ini dengan menerbitkan sertifikat untuk permohonan Paten P 00200800426.
Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 oleh Majelis
Banding yang terdiri dari: Ir. Syafrimai sebagai Ketua Majelis Banding, lr. Oskar Riandi, M.Sc., Parlagutan Lubis, S.H.,M.H., Dr. Suprapedi, M.Eng., Ir. Aslin Sihite, masing-masing sebagai anggota Majelis Banding, dengan dihadiri oleh Rikson Sitorus, S.H.,CN,M.H., sebagai Sekretaris Komisi Banding.
Jakarta, 16 Desember 2015
Anggota Majelis
Ir. Oskar Riandi, M.Sc. Parlagutan Lubis,S.H.,M.H.
Dr. Suprapedi, M.Eng. Ir. Aslin Sihite
