Merek terkenal atau sering disebut (well-known marks) merupakan
Merek yang memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan hukum dalam menarik perhatian masyarakat baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu Merek tersebut sangat memepengaruhi presepsi konsumen terhadap produk yang akan dibeli,
20 Thoyyibah Bafadhal, Op.cit. hlm. 31
21 Ibid. hlm. 32
46
dengan demikian persaingan antar Perusahaan adalah persaingan presepsi bukan persaingan produk (Tjiptono,2011.34)
Mengenai kriteria Merek Terkenal dapat dilihat pada Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor. 1486 K/Pdt/1991 Tanggal 28 November 1991, memberikan kriterian Merek Terkenal sebagai berikut :
“Suatu Merek termasuk dalam pengertian well-known marks pada prinsipnya diartikan bahwa Merek tersebut telah beredar ke luar batas – batas regional, malahan sampai kepada batas – batas internasional, karenanya apabila terbukti suatu Merek telah didaftar dibanyak negara di dunia”
Selain itu, kriteria mengenai Merek terkenal juga telah diatur berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang – undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang mana penentuan untuk menilai keterkenalan suatu Merek, dapat dinilai melalui beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
a). Mengetahui terkait pengetahuan umum Masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
b). Reputasi Merek Terkenal yang diperoleh oleh Pemiliknya, dinilai berdasarkan promosi yang secara gencar dan besar – besaran oleh Pemiliknya;
47
c). Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh Pemilknya dengan disertai bukti telah didaftarkannya Merek tersebut di beberapa Negara.
Penentuan mengenai kriteria Merek terkenal juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang – undnag Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dinilai dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
1) Tingkat pengetahuan dan pengakuan Masyarakat terhadap Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek
“terkenal”.
2) Volume keuntungan penjulan atas barang dan / atau jasa yang diperoleh berdasarkan penggunaan Merek tersebut
3) Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut hubungannya dengan perederan barang dan / atau jasa dengan atas nama Merek tersebut di Masyarakat;
4). Jangkauan daerah penggunaan Merek;
5). Jangka waktu Penggunaan Merek, hubungannnya dengan jangka waktu penggunaan Merek atas barang dan / atau jasa tersebut di pasaran.
6). Intensitas dan promosi Merek, termasuk juga nilai invesatasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut.
7). Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek yang dilakukan di Negara lain;
48
8). Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan terhadap Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh Lembaga yang berwenang ; atau
9). Nilai yang melekat pada Merek diperoleh berdasarkan nilai reputasi dan jaminan kualitas barang / dan atau jasa yang dilindugi oleh Merek tersebut.
Selain hal – hal tersebut diatas, perlu diperhatikan pula, reputasi mengenai Merek Terkenal (well-known marks) yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh Pemiliknya, dan disertai bukti terdaftarnya Merek tersebut di beberapa Negara.
Apabila hal - hal diatas belum dinggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan Lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memeperoleh kesimpulan mengenai Merek Terkenal atau tidaknya Merek tersebut yang menjadi dasar penolakan.22 Suatu Merek Terkenal (well-known marks) yang memiliki reputasi dan pemasaran yang tinggi dan terhadap presentasi penjualannya tinggi disetiap pelosok dunia dan dapat menjadi asset kekayaan yang bernilai yang mendatangkan keuntungan bagi Pemiliknya.
Selain itu, kriteria mengenai Merek Terkenal (well-known marks) juga telah diatur pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM
22 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, “Peraturan Hak Kekayaan intelektual di Indonesia”, cetakan I, (Bandung : Pustaka Baru Quraisy, 2004), hlm.168
49
Nomor. 67 Ttahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yang menerangkan sebagai berikut :
a). Kriteria mengenai penentuan Merek Terkenal sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (b) dan (c) dilakukan dengan memperhatikan mengenai pengetahuan umum Masyarakat tentang Merek tersebut pada bidang usaha yang bersangkutan;
b). Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Masyarakat
“konsumen” atau Masyarakat pada umunya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan / atau jasa yang dilindungi oleh Merek Terkenal dimaksud;
Dari beberapa literature yang terdapat diatas, Penulis berkesimpulan bahwa suatu merek yang dianggap terkenal (well-known marks) sangat bergantung pada interpretasi atau prespektif setiap Negara dalam menilai Merek tersebut, yang mana harus terlebih dahulu dilihat apakah Merek tersebut masuk dalam kriteria pokok secara keseluruhan atau tidak untuk dianggap terkenal atau tidak, seperti unsur pokok yang mana suatu Merek Terkenal (well-known marks) tersebut sudah beredar di luar batas – batas regional atau telah beredar di segala penjuru dunia.
Selain Undang – undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan mengenai kriteria Merek Terkenal (well-known
50
marks) dapat juga kita lihat dalam aturan World Intellectual Property Office (WIPO) yang memberikan kriteria Merek Terkenal (well-known marks) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Hasil kuisioner tentang kesadaran konsumen Merek Dagang;
2. Awal, lamanya penggunaan Merek, atau wilayah temapat Merek tersebut digunakan;
3. Volume produksi, sertifikasi atau pengiriman dan sakala bisnis (jumlah took, area bisnis, jumlah penjualan);
4. Metode, frekuensi dan isi iklan;
5. Tingkat ciri khas yang melekat atau di dapat dari Merek;
6. Sifat barang atau jasa dan jalur perdagangan untuk barang dan atau jasa yang dengannya Merek tersebut digunakan;
7. Sifat dan tingkat penggunaaan Merek yang sama atau serupa oleh pihak ketiga
8. Status pendaftaran Merek
9. Catatan keberhasilan penegakan Hak Atas Merek 10. Nilai yang terkait dengan tanda Merek tersebut.23
Selain World Intellectual Property Office (WIPO). Kriteria mengenai Merek Terkenal juga telah dijelaskan di dalam aturan Japan Patent Office (JPO) yang telah dipengaruhi juga oleh aturan WIPO. Beberapa point dalam menerapkan faktor – faktor untuk menentukan Merek Dagang
23 Ha Thi Nguyet Well-known Trademark protection refrence to Japanese experience. hlm. 45
51
terkenal dibawah sistem Japan Patent Office (JPO) adalah diantaranya sebagai berikut :
a) Bahwa Merek Dagang tersebut haruslah terkenal di seluruh kalangan Konsumen bukan hanya dikenal luas oleh pengguna akhirnya saja dan menyertakan bahwa Merek Dagang tersebut juga telah dikenal secara luas dan diakui di kalangan Pedagang.24
b) Berkenaan dengan wilayah geografis, tidak selalu diperlukan bahwa Merek Dagang terkenal diseluruh Negeri. Akan tetapi hanya perlu dibuktikan bahwa Merek Dagang tersebut diakui sebagai Merek terkenal setidaknya di sebagian Negara. Namun dalam kasus Merek Dagang terkenal, pada prinsipnya Merek Dagang itu pasti sangat penting terkenal di seluruh wilayah Jepang.25
c) Merek Dagang tersebut terkenal dikalangan konsumen luar Negeri, akan tetapi Merek Dagang tersebut belum terdaftar di Negara Jepang, dalam hal ini diberikan perlindungan hukum. Dimana terhadap Merek Dagang tersebut haruslah terkenal di Negara asalnya serta tidak perlu dikenal di banyak Negara atau di luar Negara asal Merek tersebut. Selain itu barang atau jasa yang dengan menggunakan Merek asing yang dianggap terkenal tersebut haruslah dibuktikan dengan telah di Ekspornya produk dengan Merek Dagang Terkenal tersebut ke beberapa Negara.26
24 Ibid.
25 Ibid .
26 Ibid
52
d) Bahwa penggunaan jangka panjang terhadap Merek Dagang dan publisitas luas atau sejenisnya sanagat diperlukan, dalam menilai Merek Dagang tersebut terkenal. Namun karena terdapat kasus dimana barang dengan Merek Dagang Terkenal mungkin menjadi popular dan diminati dalam kurun waktu yang singkat dikarenakan barang atau layanan dari Merek tersebut hanya akan dijual untuk waktu yang singkat dan mungkin dipasarkan melalui publisitas skala besar. Oleh karena itu fakta ini perlu diperhitungkan.27
Undang – undang Merek Dagang Jepang telah diatur dibawah Trademark Act No. 127 April 1959 yang telah direvisi menjadi Undang – undang Nomor 55 Tahun 2015. Di bawah Uundang – undang ini, perlindungan Merek Dagang di Jepang mengikuti sistem first to file, yang artinya Hak Merek Dagang diperoleh sejak pendaftaran pertama Merek Dagang bukan berdasarkan penggunaanya.
Hak Merek Dagang akan muncul setelah pendaftaran Merek tersebut, artinya jika ada Pelamar atau Pendaftar lain yang mengajukan pendaftaran untuk Merek Dagang yang identik atau serupa setelah Pelamar atau Pendaftar pertama mendaftar, maka selanjutkan pendaftaran tersebut akan ditolak.
Bahwa satu – satunya pengecualian untuk aturan tersebut diatas adalah perlakuan terhadap Merek Dagang terkenal. Oleh karena
27 Ibid
53
Perlindungan Merek terkenal menurut aturan tersebut telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 angka (x) berkaitan dengan pengesahan atas pendaftaran Merek tersebut tidak akan berpengaruh dan atau ditolak.
Selain Japan Patent Office (JPO), Singapore Trade Marks Act juga memberikan penjelasan mengenai kriteria Merek yang dianggap “terkenal”
(well-known marks), dapat kita lihat melalui ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) alinea ke - 22 dalam aturan Singapore Trade Marks Act yang memberikan kriteria sebagai berikut :
Well Known Trade Marks” Means
d. Merek Dagang tersebut haruslah terdaftar dan juga terkenal di Negara Singapura, atau
e. Merek Dagang yang belum terdaftar akan tetapi merupakan Merek terkenal milik seseorang dan terkenal di Negara Singapura.
f. adalah warga Negara dari Negara Anggota Konvensi atau, g. berdomisili di atau memiliki Perusahaan Industri atau
komersial yang nyata dan di bagian Negara Konvensi.