KUMPULAN KAIDAH HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA DESAIN INDUSTRI

(1)

Markaz Building Unit #508

Jl. Ciumbuleuit No.73, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40142 Phone: +62-81315352770 Mail : [email protected] Website: id-asklaw.com

KUMPULAN KAIDAH HUKUM

PUTUSAN PENGADILAN PERKARA DESAIN INDUSTRI

Disusun oleh : Eirene Lamtiur Panjaitan, SH Pendahuluan:

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak Desain Industri adalah hak ekskusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Desain Industri tersebut berupa hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telat diberi Hak Desain Industri.

Hak Desain Industri itu sendiri lahir karena adanya permohonan pendaftaran desain industri yang dimohonkan oleh Pendesain/Pemegang Hak Desain Industri, artinya tanpa adanya permohonan maka suatu Hak Desain Industri tidak akan lahir, hal ini berbeda dengan hak cipta yang perlindungannya lahir secara otomatis ketika ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Desain Industri harus diajukan melalui permohonan, mengingat desain industri itu sendiri termasuk ke dalam industrial property (hak milik industri). Namun demikian, desain industri tersebut baru akan dapat dikabulkan pendaftarannya apabila memenuhi syarat kebaruan dan tidak melanggar kesusilaan, agama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berikut ini kami telah mgnumpulkan beberapa Kaidah Hukum terkait sengketa perkara Desain Industri, sebagai berikut:

(2)

Jl. Ciumbuleuit No.73, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40142 Phone: +62-81315352770 Mail : [email protected] Website: id-asklaw.com 1. Setiap Pedesain atau Pemilik suatu Desain Industri wajib dilindungi oleh hukum.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juli 2020 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum :

Bahwa putusan Judex Facti yang menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi sudah benar ;

Bahwa Termohon Kasasi (Tergugat) sebagai pendesain pertama dan pemilik HAKI yang beritikad baik dan jujur harus mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia ;

Bahwa Desain Industri milik Termohon Kasasi/Tergugat dengan judul Desain Industri Mosaik dengan batas penyambungan yang tidak tampak sejak tahun 2004 telah didaftarkan ke Direktorat Desain Industri Dirjen Haki sudah sesuai prosedur, dengan nomor permohonan Desain Industri A.002004 00372, tanggal penerimaan permohonan 12 Pebruari 2004, dengan Sertipikat Desain Industri ID.0 007 114, dengan nama Pemohon dan nama pendesain Termohon Kasasi, dengan jenis perlindungan yang diberikan bentuk dan konfigurasi ;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dahulu sebagai buyer Termohon Kasasi, bukan sebagai penemu pertama dan pemilik desain dan kenal dengan Termohon Kasasi (Tergugat) dari temannya bernama MARICO MULDERS ;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya”

(3)

2. Hak Desain Industri yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dapat diajukan keberatan berupa gugatan pembatalan oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa mengenai permasalahan hukum apakah Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri, oleh karena Penggugat adalah pihak yang dilaporkan oleh Tergugat secara pidana dengan dugaan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri dengan Judul BAK MANDI yang terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemegang hak Tergugat, sehingga dengan dasar adanya pelaporan dan proses hukum secara pidana terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Bahwa karena pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima merupakan kesalahan penerapan hukum, sedangkan Judex Facti belum memutus mengenai pokok perkara padahal berkas perkara telah lengkap termasuk semua alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat memutus pokok perkaranya berdasarkan alat-

(4)

alat bukti yang telah ada demi terlaksananya asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri mendapat perlindungan hukum apabila:

1. Merupakan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang baru. Baru merupakan esensi utama;

2. Menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk lain (special appearance);

3. Memberikan kesan estetis;

4. Dapat dipakai untuk menghasilkan produk secara massal dan berulangulang;

Mengenai syarat baru atau kebaruan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan pendaftaran, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pengungkapan yang ada sebelumnya menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Desain Industri adalah telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia sebelum tanggal Penerimaan Pendaftaran;

Bahwa Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 adalah tanggal 1 Agustus 2012.

Sementara Penggugat dapat membuktikan bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4C dan P-5, ternyata cetakan matras (moulding) bak mandi yang digunakan oleh Penggugat maupun Tergugat sama-sama berasal/dibeli dari Taizho Huangyan Hoangnuo Trading Co.Ltd., yang merupakan produk bekas yang telah dibuat di negara Tiongkok pada tanggal 10 Februari 2011 dan sudah digunakan untuk mencetak bak mandi secara massal, sehingga pada tanggal 10 Februari 2011 atau lebih dari setahun sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2012, Desain Industri tersebut telah diumumkan atau diungkapkan dan dijual bebas di negara Tiongkok, termasuk kemudian dijual dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga produsen dan pedagang bak mandi di Indonesia mayoritas membeli cetakan matras (moulding) bak mandi dari perusahaan Tiongkok, Taizho Huangyan Hoangnuo Trading Co.Ltd., yang tidak lagi mempunyai unsur kebaruan dari aspek Desain Industri, karena itu Desain Industri dengan pemegang hak Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

(5)

Bahwa Pasal 25 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) juga menyatakan pada pokoknya bahwa Members may provide that design are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Jadi desain industri harus mempunyai perbedaan fitur/karakteristik yang signifikan dari desain yang ada. Secara kasat mata (visual appearance) desain industri bak mandi Tergugat tidak berbeda dengan desain bak mandi pada umumnya, karena itu sesuai dengan persyaratan

“baru” menurut Pasal 25 TRIPs dan syarat special appearance, desain bak mandi Tergugat tidak memenuhi syarat baru, karena itu pendaftaran Desain Industri dengan judul BAK MANDI Nomor Pendaftaran IDD0000035015 Tanggal Penerimaan 1 Agustus 2012 yang sertifikatnya diterbitkan tanggal 29 November 2013 atas nama Adianta Tanudirjo (Tergugat) harus dibatalkan;

…

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LIANG SOESANTO tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby., tanggal 2 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal Pendaftaran Desain Industri dengan judul BAK MANDI, Nomor Pendaftaran IDD0000035015, Tanggal Penerimaan 1 Agustus 2012 yang diterbitkan tanggal 29 November 2013 atas nama Adianta Tanudirjo;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan tentang Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan judul BAK MANDI, Nomor Pendaftaran IDD0000035015, Tanggal Penerimaan

(6)

1 Agustus 2012 yang diterbitkan tanggal 29 November 2013 atas nama Adianta Tanudirjo kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

3. Apabila pihak yang berkepentingan menemukan fakta bahwa sesungguhnya suatu desain yang didaftarkan tersebut sebenarnya sudah tidak baru karena sudah ada pengungkapan sebelumnya baik di Indonesia maupun di luar negeri, dapat juga mengajukan fakta-fakta tersebut melalui gugatan Pembatalan ke Pengadilan Niaga.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata desain industri milik Tergugat tidak memenuhi syarat kebaruan, sehingga pendaftaran desain industri milik Tergugat beritikad tidak baik (bad faith) dan pendaftarannya harus dibatalkan, untuk itu tolak kasasi”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan kententuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka hak desain industri dapat diberikan kepada seseorang jika desain tersebut memiliki kebaruan, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa produk Nampan telah diproduksi dan diperdagangkan oleh Masyarakat Cirebon jauh hari sebelum didaftarkan oleh Tergugat sehingga desain produk Nampan yang terdaftar atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan, karena itu layak untuk dibatalkan;

(7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SINDU HANDOYO tersebut harus ditolak”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 748 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 26 September 2019 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena selama ini penggugat sudah menggunakan Desain Industri untuk kegiatan perdagangannya yaitu dengan memproduksi, menjual, memasarkannya sehingga kepentingannya terganggu, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan atas dasar sebagai pihak yang berkepentingan dan tidak perlu harus memiliki sertipikat atas karya yang sama dan ternyata berdasarkan data pembanding bukti bertanda PK/TR-13 sampai dengan bukti bertanda PK/TR-63b, Penggugat membuktikan produk-produk Plafon/ketiga Desain Plafon yang dimiliki Tergugat mempunyai kesamaan konfigurasi, komposisi warna dan garis dengan yang telah ada, telah diumumkan, telah dipakai, telah diperdagangkan, telah digunakan, dan telah diedarkan sebelumnya di luar negeri (Negara China) setidak-tidaknya pada Tahun 1995, 2002, 2005, dan seterusnya atau sebelum Penggugat mendaftarkan tiga Desain Industri berjudul Plafon terdaftar Nomor ID 0 027 943—D, IDD0000036643 dan IDD0000036645 atas nama Tergugat pada Tahun 2010 dan Tahun 2012

Oleh karena ketiga Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut di atas diketahui ternyata telah diungkapkan, diperdagangkan dan diedarkan setidak-tidaknya 10 Tahun yang silam atau setidak-tidaknya pada Tahun 2005 di luar negeri (Negara China) atau setidaknya sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri yaitu pada Tahun 2010 dan 2012.

Sehingga tepat Judex Facti produk hasil desain industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dimuka tidak lagi memiliki kebaruan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karenanya pendaftaran Desain Industri oleh Tergugat tersebut dilandasi iktikad tidak baik karena sudah merupakan public domain;

(8)

“Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya oleh Judex Facti (Pengadilan Niaga), karena telah salah menerapkan hukum dengan cara “menolak gugatan Penggugat” padahal telah terbukti telah ada

“pengungkapan sebelumnya” atas desain yang dimohonkan Tergugat, bahkan pihak BPP Mekanisasi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertanian telah memproduksi lebih dahulu, serta desain tersebut telah menyebar dipakai oleh konsumen jauh sebelum diajukan hak Desain Industri oleh Tergugat;

Bahwa desain tersebut telah menjadi milik umum dan telah digunakan secara umum untuk mesin potong rumput pertanian sebelum Tergugat mengajukan hak Desain Industri, karena telah digunakan dibanyak negara dan di Indonesia sendiri; Bahwa diperolehnya hak desain industri untuk melaporkan “teman sesama bisnis”

kepada pihak Kepolisian mencerminkan “sifat tidak baik Tergugat”

sehingga hal ini harus diperhitungkan dengan cermat;

Bahwa perkara ini “sejalan” dengan perkara serupa tentang hak paten milik Tergugat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung daftar Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THIO DJOE TJAI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 11/HKI.Desain/2012/PN.NIAGA.SBY., tanggal 25 Maret 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

… MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THIO DJOE TJAI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/HKI.Desain/2012/ PN.NIAGA.SBY., tanggal 25 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

(9)

2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak Desain Industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;

3. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 31 K/N/HaKI/2004 tanggal 31 Maret 2005 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa gugatan Penggugat asal pada pokok-nya adalah gugatan pembatalan pendaftaran desain industri atas nama PT.

Nusamandala Primadaya (Tergugat asal), sertipikat Desain Industri No. ID 0 004906, dengan alasan bahwa desain industri tersebut bukan desain industri yang baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P-5 sampai dengan P-9 yang di-ajukan oleh Penggugat asal dan tidak dibantah oleh Tergugat asal terlihat bahwa sejak bulan Februari 2003 (sebelum tanggal penerimaan pendaftaran desain industri atas nama Tergugat asal tanggal 2 Mei 2003) Penggugat asal telah membeli Gear Set (NP) New dari Tergugat asal dengan kemasan kotak desain industri (bukti P-4 dan P-5), yang sama dengan kotak kemasan desain industri (bukti P7) yang diajukan oleh Tergugat asal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat asalpun dalam jawab-annya menyatakan bahwa pemberian hak atas desain industri kepada Tergugat asal dilakukan tanpa adanya pengujian substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengingat tidak adanya ke-beratan dari pihak-pihak yang berkepentingan selama masa pengumuman, dan karena tidak adanya bahan pembanding dari pihak yang berkeberatan tersebut terhadap desain industri yang dimohonkan

(10)

haknya oleh Tergugat asal maka Turut Tergugat asal sangat sulit untuk menentukan kebaruan desain industri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat asal dapat membuktikan telah ada pengungkapan desain industri tersebut sebelum tanggal 2 Mei 2003, maka desain industri yang dimohonkan haknya oleh Tergugat asal tidak merupakan desain industri baru sehingga pendaftaran desain industri atas nama Tergugat asal dengan Sertipikat Desain Industri No. ID 0 004906 harus dibatalkan;”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 November 2006 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa desain industri dari Pemohon Kasasi tidak dapat diklasifikasikan memiliki unsur “ke-baru-an” karena sebelum Sertipikat Desain Industri No. ID 0002193 yang diterima pendaftarannya tanggal 10 Juni 2002, Tergugat (Pemohon Kasasi) telah memperdagangkan barang-barang tersebut (Kereta Sorong Merek AETCO) ke wilayah Indonesia, khususnya ke Surabaya sesuai bukti T.I II-39, sehingga dengan demikian tidak memiliki unsur “kebaru-an”

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Desain Industri Pasal 2 ayat 3 huruf c Undang-Undang No.31 tahun 2000;

2. Bahwa sebelum Sertifikat tersebut terbit, telah banyak produk-produk Kereta Sorong yang sejenis dengan milik Tergugat antara lain Kereta Sorong milik Tri Diamond yang ditiru dari kereta sorong bikinan Cina pada tahun 1986, yang kemudian oleh produsennya (saksi Imam) dijual ke Amerika pada tahun 1987, pada dasarnya fungsi dan kegunaan kereta-kereta sorong tersebut adalah sama, yakni sebagai alat pengangkat barang- barang / material, sedangkan bentuk konfigurasinya hanya berbeda sedikit, namun tidak akan terlepas dari fungsi dan kegunaannya, sehingga Desain Industri milik Tergugat tersebut tidak ada unsur yang mengandung “ke-baru-an” dari barang-barang yang dibuatnya;”

(11)

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 166 K/Pdt/Sus/2007 tanggal 28 Januari 2008 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Menimbang, terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan. 19 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya; Bahwa, meskipun Pemohon Kasasi adalah pendaftar pertama dari Desain Industri Kaos Kaki Dirty Free dan telah memper-oleh Sertifikat Desain Industri, tetapi berdasarkan fakta-fakta/bukti-bukti ternyata Desain Industri yang didaftarkan tersebut bukan merupakan Desain yang baru atau tidak mempunyai nilai kebaruan, karena kaos kaki dengan desain yang sama sudah beredar atau diumumkan baik dalam iklan atau di pasar umum;”

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa Desain Industri KRAN atas nama Tergugat I telah ada sebelum Tergugat I mengajukan Pendaftaran Permohonan Desain Industri karena Desain Industri KRAN seperti yang diuraikan Tergugat I telah ada di Cina dari Pemilik Patent Fan Guang Shen, sehingga tidak mengandung kebaruan;”

“Bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat telah melakukan pendaftaran 2(dua) Desain Industri atas nama Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- Kemasan Daftar Nomor IDD 0000037751;

- Kemasan Daftar Nomor IDD 0000037752;

Bahwa Tergugat mendaftarkan 2(dua) Desain Industri tersebut 13 tahun atau setidak-tidaknya 8 tahun setelah Desain Industri tersebut digunakan atau beredar di pasaran, sehingga Desain

(12)

Industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaharuan atau inovasi;

Bahwa Penggugat juga sudah mempergunakan 2(dua) Desain Industri tersebut dengan kemasan “Multi Color Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau”

dan sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009;

Bahwa oleh karena Desain Industri tersebut sudah lama beredar dan diperdagangkan maka bukan merupakan Desain Industri yang baru, sehingga sudah menjadi milik umum dan siapapun boleh memakainya, akan tetapi tidak boleh memilikinya;

Bahwa dengan demikian maka 2 (dua) Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan 2 (dua) Desain Industri atas nama Tergugat tersebut;

Bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

…

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOEFIANTO LEONARD tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt.

Pst., tanggal 16 Maret 2015

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul: - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751; - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752; Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah menjadi milik umum;

3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

a. KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;

b. KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

(13)

Dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

a. KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;

b. KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

“Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri maka hak disain industri dapat diberikan kepada seseorang jika disain tersebut memiliki kebaruan, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa produk NAMPANG telah diproduksi dan diperdagangkan oleh Masyarakat Cirebon jauh hari sebelum didaftarkan oleh Tergugat sehingga disain produk Nampang yang terdaftar atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan, karena itu layak untuk dibatalkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

(14)

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

KIM SOO CHANG tersebut harus ditolak”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 533 K/Pdt.Sus/2008 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena meskipun Desain Industri milik Penggugat dengan desain industri milik Tergugat terdapat perbedaan pada ujung daun pintu lipat dimana milik Tergugat melengkung, demikian pula kanal pintu besi lipat milik umum bentuk dan konfigurasinya bulat sedang milik Tergugat mirip balok melengkung, namun perbedaan itu tidak cukup berbeda secara signifikan, sehingga desain industri milik Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 533 K/N/HaKI/2006 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIP’S (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade Trade in Counterfeit Goods) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, desain adalah tidak baru apabila “do not significantly differ from known designs or combination of known design features”;

Bahwa dari bukti P6a (tempat disk CD Link) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut terbuktilah bahwa Desain Industri

“Tempat Disk” milik Tergugat, Nomor Pendaftaran ID 0 007 243 tidak baru, karena tidak berbeda secara signifikan dengan tempat disk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat lebih dahulu dari tanggal penerimaan pendaftaran Tergugat”

(15)

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 35 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 Februari 2007 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Judex Facti salah menerapkan hukum tentang gugatan pembatalan pendaftaran (sertifikat) Desain Industri berdasarkan pasal 38 (gugatan di Pengadilan Niaga), yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000;

- Judex Facti keliru dalam pertimbangannya, seolah-olah Penggugat tidak dapat mengajukan pembatalan karena Penggugat walaupun sudah memproduksi Desain Industri yang sama sejak Tahun 1977 tapi tidak pernah memperoleh Sertifikat Desain Industri;

- Hasil Desain Industri (17 Desain Industri) milik Tergugat yang memperoleh sertifikat Desain Industri (D.I) pada tanggal 18 Juli 2002 ID 0000937 dengan judul Pompa Pasir adalah merupakan spare part pompa pasir yang sama dengan spare part pompa pasir yang telah di produksi dan diungkapkan oleh Penggugat serta telah diperdagangkan oleh Penggugat sebelumnya yaitu sejak Tahun 1997, sehingga Desain Industri milik Tergugat tersebut pada tanggal penerimaannya yaitu tanggal 18 Juli 2002 sudah tidak baru;

- Bahwa sertifikat Desain Industri (DI) yang didaftarkan oleh Tergugat tidak ada kebaruan sama sekali karena sudah diedarkan, dipelajari, dipakai oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat luas, khususnya diwilayah Bangka Belitung Sumatera Selatan telah beredar sejak tahun 1997, sesuai bukti Penggugat berupa buku-buku, bertanda:

P 2: POMPA DAN KOMPRESOR (Pemilihan, Pemakaian dan Pemeliharaan), Association for International Technical Promotion, Tokyo – Japan, 1983.

P 14: TEKNOLOGI PEMAKAIAN POMPA, Erlangga, Jakarta, 1996.

P 15: POMPA, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

P 16: POMPA 1, Bharata, Jakarta, 1994.

- Bahwa pemberian Hak Desain Industri tidak didasarkan kepada pendaftar pertama atau bukan, yang penting menurut pasal 2 ayat (1) harus ada unsur kebaruan;

(16)

- Bahwa tujuan pengaturan Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) salah satunya adalah untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap penjiplakan, pembajakan dan peniruan atas Desain Industri yang sebelumnya telah beredar secara luas;

“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana:

1) Ternyata desain industri atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kebaharun atau inovasi karena semua yaitu 94 (sembilan puluh empat) produk-produk sanitary tersebut sudah diproduksi oleh Para Penggugat dalam waktu yang cukup lama setidaknya sudah lebih dari 8 (delapan) tahun baik di dalam maupun di luar negeri;

2) Ternyata produk sanitary yang telah diproduksi oleh Para Penggugat tersebut merupakan produk atau barang yang telah diperjualbelikan secara umum baik di dalam maupun di luar negeri;

Berdasarkan fakta di atas, ke 94 (sembilan puluh empat) desain industri yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan telah pula dikeluarkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat ternyata bukan merupakan desain industri yang “baru”, dengan demikian Para Penggugat Dalam Konvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang sekaligus merupakan dalil gugatannya dalam rekonvensi;

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah tepat dan benar bahwa Disain Industri dianggap baru apabila ketika didaftarkan disain tersebut tidak sama dengan pengungkapan disain yang telah diumumkan

(17)

atau digunakan oleh pihak lain di luar negeri. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Penggugat dapat membuktikan bahwa ketika didaftarkan Disain Industri atas nama Tergugat memiliki kesamaan dengan Disain Industri yang telah dipublikasikan dan terdaftar di Taiwan sehingga telah benar Disain Industri atas nama Tergugat bukanlah disain baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Disain Industri sehingga layak untuk dibatalkan ;

bahwa selain itu, Penggugat dengan bukti P.1 s/d P.37 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Disain Industri milik Pemohon Kasasi No. ID 0 008 650-D dan ID 0 008 651-D mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang yang telah terdaftar di Taiwan, oleh karenanya Disain Industri milik Tergugat tersebut harus dibatalkan, karena tidak ada nilai “KEBARUAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA tersebut harus ditolak”

4. Kementerian Hukum dan HAM tidak wajib untuk ditarik atau diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara sengketa Desain Industri.

“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tidak tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk

(18)

selanjutnya Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, maka Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai undang-undang wajib melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus ikut digugat di pengadilan, sehingga gugatan pembatalan pendaftaran Kekayaan Intelektual termasuk Desain Industri tidak perlu mengikutsertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak, karena itu gugatan a quo tidak kurang pihak”

5. Problematik dalam gugatan pelanggaran Hak Desain Industri adalah sering kali besarnya jumlah ganti rugi yang diminta oleh Pemegang Hak Desain Industri tidak dikabulkan oleh pengadilan, dalam beberapa perkara yang pernah terjadi umumnya pengadilan hanya mengabulkan perintah penghentian barang beredar yang diduga melanggar Hak Desain Industri. Oleh karena itu jikalau Pemegang Hak Desain Industri hendak menggugat ganti rugi kepada pihak yang secara tanpa hak telah menggunakan Hak Desain Industri sebaiknya dipersiapkan bukti-bukti materil yang mendukung gugatan tersebut.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 407 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 23 Mei 2019 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam putusan a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran hak desain industri milik Tergugat Konvensi tidak mempunyai kebaruan, sebaliknya dalam gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang hak desain industri milik Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila

(19)

pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian immateriil dapat dikabulkan karena pembuktian immateriil oleh Judex Facti dikabulkan berdasarkan atau menggunakan bukti kerugian nyata berupa faktur sah nota, sehingga dapat dikabulkan berdasarkan kepatutan adalah adil dan patut bila kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SOLIHIN JAYA INDUSTRI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

…

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT SOLIHIN JAYA INDUSTRI tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Desain/2018/ PN Niaga Sby., tanggal 24 Oktober 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

(20)

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif atas Desain Industri Kuping Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 025 632-D tanggal 14 Mei 2009), Kaki Gerobak Dorong (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 550-D tanggal 14 Mei 2009), dan Pegangan Karet Gerobak (terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran ID 0 020 554-D tanggal 18 Agustus 2009) sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersalah karena secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang mempunyai persamaan dengan desain industri terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dengan menggunakan desain industri yang sama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak yang sama dengan desain industri yang telah terdaftar yang merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

(21)

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 453 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 30 Desember 2013 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa permohonan Kasasi yang diajukan Tergugat dan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Niaga) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa terbukti Penggugat telah menggunakan Desain Industri Tergugat dalam masa antara tahun 2005 sampai dengan 2007 karenanya harus dibebankan untuk membayar ganti kerugian.

Adapun besarnya sesuai pertimbangan Judex Facti dinilai telah tepat, sesuai fakta yang terbukti dipersidangan. Pertimbangan dan putusan Judex Facti telah sesuai hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk sehingga meskipun bukan produsen adalah termasuk pihak terkena ketentuan Undang-Undang Desain Industri;

(22)

3. Bahwa karena itu gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah gugatan sempurna sehingga beralasan untuk diterima;

4. Bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlu memeriksa pokok perkara, dan setelah memeriksa secara saksama fakta persidangan terbukti Para Termohon Kasasi telah menjual produk dengan konfigurasi desain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan konfigurasi desain yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi, perbuatan mana tanpa persetujuan Pemohon Kasasi;

Oleh karena tuntutan ganti rugi dalam perkara a quo dianggap cukup adil untuk dikabulkan, dan persedian botol-botol milik Tergugat agar tidak disalahgunakan diserahkan kepada Penggugat;

5. Bahwa karena itu perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, INC., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, tanggal 27 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, INC. tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, tanggal 27 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;

(23)

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152- D;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri “Eco Bottle” milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”

6. Suatu Desain Industri memiliki unsur kebaruan selama tidak pernah ada pengungkapan dan tidak memiliki kesamaan dalam pendaftaran Hak Desain Industri.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P-1 sampai dengan P-36 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Joko Wahono dan 2. Mohamad Yasin, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yaitu T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yulianto dan 2.

Sukan serta serta T.T-1 sampai dengan T.T-3 berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi pada pokoknya mengenai tidak terpenuhinya unsur desain baru sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

(24)

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan dalil terhadap alat penyedot udara dan sirip penyedot udara tersebut telah dipasarkan sebelumnya, baik oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, mengakomodir tentang prinsip baru baik dalam bentuk, konfigurasi maupun komposisi garis atau warna. Bahwa desain indistri yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi sesuai dengan permohonan pendaftaran A00201002664 dan A00201002665, adalah tentang alat penyedot udara dan sirip penyedot udara yang merupakan kreasi mengenai bentuk dan konfigurasi, yang pada pokoknya terdiri dari unsur, sirip pertama polos, sirip kedua alur, dan sirip ketiga alur tapi berubah;

Bahwa unsur-unsur desain baik bentuk dan konfigurasi tersebut tidak pernah diungkapkan sebelumnya, sehingga sudah tepat pertimbangan Judex Facti bahwa desain indistri yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut, mempunyai unsur desain yang baru;

Bahwa produksi produk barang berupa penyedot udara memang telah diproduksi sejak tahun 1997 baik oleh Termohon Kasasi maupun oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi terhadap desain industrinya yang merupakan kreasi dengan modifikasi yang khas baik mengenai bentuk dan konfigurasinya, mempunyai unsur kebaruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRANKY YUWONO tersebut harus ditolak”

“Bahwa Desain Industri pada botol minuman yang dipasarkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yaitu Biolife Borneo dan Biolife adalah tidak sama dengan konfigurasi yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID0024152-D milik Penggugat baik tampak dari sisi kiri, kanan, tampak dari atas, tampak dari bawah, tampak dari depan, tampak dari belakang, tampak dengan satu lekukan maupun dua pola lekukan maupun tampak keseluruhannya dan apabila diperbandingkan dengan botol produk Eco Bottle milik Penggugat yang ada sebelumnya adalah tidak sama pengungkapannya karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya;

(25)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, Inc. tersebut harus ditolak;

“Bahwa telah benar bahwa adanya perbedaan dalam bentuk dan konfigurasi dari dua desain industri telah cukup untuk menunjukkan bahwa dua desain industri tersebut adalah tidak sama;

Bahwa dengan demikian putusan judex facti telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. APLUS PACIFIC tersebut harus ditolak”

“Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa sebagai pedoman tentang kebaruan (novelty) diatur bahwa dianggap baru apabila Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Bahwa dalam perkara a quo antara produk “ECO BOTTLE” milik Penggugat dengan produk “BIOLIFE BORNEO” yang dipasarkan oleh Tergugat secara kasat mata tidak sama, Desain Industri berjudul “BIOLIFE BORNEO”

milik Tergugat tidak mengadaptasi desain yang sudah ada sebelumnya, tetapi merupakan kreasi baru yang tidak sama dengan Desain Industri berjudul “ECO BOTTLE” milik Penggugat, bahkan sistem penjualannya pun juga berbeda, produk “BIOLIFE BORNEO” dijual secara langsung dan“ECO BOTTLE” penjualannya melalui jaringan;

Bahwa diterimanya pendaftaran Desain Industri “BIOLIFE BORNEO” milik Tergugat karena dianggap memiliki sifat

(26)

kebaruan (novelty) dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi Konsumen;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak dapat memonopoli semua konfigurasi yang berbentuk garis lengkung, karena dari dari lengkung tersebut dapat tercipta ribuan konfigurasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DART INDUSTRIES, INC., tersebut harus ditolak”

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 108 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 30 November 2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahan desain WADAH pada produk POT terdaftar atas nama Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi tidak mengandung kebaruan sehingga harus dibatalkan;

Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa tidak ada desain pembanding yang sama dari produk pihak lain yang terungkap ketika desain industri WADAH didaftarkan oleh Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi sehingga gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo beralasan untuk ditolak;

Bahwa terhadap pendapat Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa desain WADAH terdaftar atas nama Termohon Kasasi tidak mengandung kebaruan sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena pada saat penerimaan permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi atas hak desain WADAH tidak terungkap adanya bentuk desain yang memiliki kesamaan yang signifikan sebelumnya sehingga desain WADAH terdaftar atas nama Termohon Kasasi adalah desain baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”

(27)

7. Pendaftaran Desain Industri yang tidak didasarkan pada unsur kebaruan dapat diajukan oleh seseorang yang menerima hak dari Pendesain atau Pemilik Desain yang telah terdaftar di negara asalnya.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 108 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 Mei 2012 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga Medan, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi Penggugat Hermanto tidak berhasil membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selain itu telah benar bahwa pendaftaran desain industri oleh Dirjen Haki yang tidak didasarkan pada unsur kebaruan dapat dibenarkan apabila pendaftaran tersebut diajukan oleh pihak yang menerima hak dari pendesain/ pemilik asal desain yang telah terdaftar di negara asal pendesain. Dalam pemeriksaan di persidangan Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa meskipun tidak ada unsur kebaruan ketika mengajukan pendaftaran desainnya, Tergugat I adalah pihak yang menerima hak dari pendesain industri awal berjudul ”SANDAL” yang telah terdaftar di Negara pemilik desain yaitu China jauh sebelum ada pengungkapan desain industri serupa oleh Penggugat di Indonesia, sehingga telah benar sertifikat desain industri yang berjudul

”SANDAL” dalam perkara a quo dapat dipertahankan;

Bahwa tindakan Tergugat II yaitu memasang peringatan desain industri di media cetak adalah dapat dibenarkan, karena selain sebagai distributor tunggal produk ”SANDAL” di Indonesia, tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat II selaku kuasa tergugat I sebagai pemegang hak desain Industri

”SANDAL” yang telah terdaftar di Indonesia;

(28)

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 20 Juli 2011 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak berhak menggugat Tergugat I/Tergugat II untuk membatalkan Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0 016 815 D tertanggal 28 April 2010, berjudul “Sandal”

atas nama Tergugat I (GANEFO/BIE GUAN) karena Tergugat I telah mendapatkan persetujuan dari CONG AN selaku penemu/pemilik Desain Paten & Utility Model Paten & Utility King Care Product Co Limited (Pendesain pertama) untuk dapat mendaftarkan Desain Industri di Indonesia, sedangkan Tergugat II adalah yang memasarkan industri “Sandal” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MINAH LINA tersebut harus ditolak”

8. Hak Merek, Hak Cipta, dan Hak Desain Industri merupakan hak kekayaan intelektual yang berbeda dan terdiri dari undang-undang yang berbeda sehingga tidak dapat dicampuradukan ke dalam satu Gugatan.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 25 Mei 2015 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa alasan pembatalan yang diajukan Penggugat karena hak Desain Industri yang dimiliki Tergugat, terlebih dahulu telah dimiliki oleh Penggugat karena Penggugat memiliki Hak Cipta dan Hak Merek yaitu HAIBAH dan JAKAR;

Bahwa konstruksi hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, karena ketiga macam hak tersebut diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang yang berbeda, singkatnya adanya Hak Merek dan Hak Cipta milik Penggugat berlainan aturan hukum dengan Hak Desain Industri yang dimiliki Tergugat, demikian pula cara penyelesaiannya bila terjadi sengketa;

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti telah tepat, sehingga dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dipandang tepat;

(29)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang- undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

BUN BUN KHUI alias RADIMAN tersebut harus ditolak”