PUTUSAN
Nomor 06/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Merek pad a tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
FUJIAN DONGHAIL L TD, 61t, Sun Plaza, No. 278 Hudong Avenue, Fuzhou, P.R. China, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Rakyat China, yang berkedudukan di Negara Republik Rakyat China, dengan ini memilih domisili hukum tetap di Kantor Advokat dan Pengacara Turman M. Pangabean, SH & Rekan, berkantor di JI. Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGA T ;
LAWAN
1. ARIFIN KUSNI, beralamat di Jalan Kamal Raya No. 90, Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;
2. Pemerintah RI cq. Dep Keh dan Ham RI cq Dirjen HKI cq Dlrektorat Merek, beralamat di JI. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara ; Setelah mendengar kedua belah pihak ;
Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;
TENT ANG DUDUKNY A PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 03 Februari 2003, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 03 Februari 2003, denganNo. 06/MEREK/2003/PN.Niaga.JKT.PST, telah menggugat Tergugat- Tergugat yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa PENGGUGA T adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama di Negara asalnya Republik Rakyat China atas merek terkenal "GOLD FISH", untuk jenis barang "kartu kartu remi", terhitung sejak tahun 1964. (P -1) ;
,2.
Bahwa di Indonesia, ternyata telah didaftarkan mereka GOLD FISH oleh TERGUGA T dengan No. 346346. (P -2) ;3.
Bahwa PENGGUGA T sangat keberatan atas diajukannya pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346 oleh TERGUGA T, karena merek dagang GOLD FISH No. 346346 alas nama TERGUGA T mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal GOLD FISH milik PENGGUGAT;4.
Bahwa pengajuan pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346 di Indonesia oleh TERGUGAT secara jelas mengandung itikad tidak baik dan pendaftaran tersebut, dilakukan oleh TERGUGA T dengan maksud dan tujuan untuk membonceng ketenaran merek GOLD FISH milik PENGGUGA T ;5.
s:ahwa sulit dibayangkan maksud lain dari TERGUGA T untuk mengajukan pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346 untuk jenis barang yang sarna (kartu remi) dengan jenis barang pad a merek terkenal GOLD FISH milik PENGGUGAT, kecuali dengan maksud dan tujuan untuk membonceng keterangan merek dagang GOLD FISH milik PENGGUGA T ;
6. Bahwa apabila TERGUGA T tidak mau disebut sebagai beritikad buruk dalam pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346,.maka TERGUGAT seharusnya menciptakan kata-kata, tanda atau warna atau kombinasi lain sebagai mereknya tanpa harus meniru/menjiplak atau membonceng ketenaran merek GOLD FISH milik PENGGUGA T;
Bahwa pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346 oleh TERGUGAT yang mempunyai persamaan pad a pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal GOLD FISH milik PENGGUGA T sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
8. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, PENGGUGA T telah lebih dahulu mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek dagang GOLD FISH dan GOLD FISH No.8 3 8 tanggal 31 Januari 2003 di Indonesia, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dengan No. Agenda 000.2003.02529-02564. (P-3 & P-4) ;
I. Bahwa pengajuan pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346 oleh TERGUGAT, cukup menunjukkan adanya itikad tidak baik dari TERGUGA T dan perbuatan TERGUGA T tersebut secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 ;
10. Bahwa karena telah terbukti itikad tidak baik TERGUGAT dalam mengajukan pendaftaran merek GOLD FISH dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, maka PENGGUGA T sangat beralasan mengajukan gugatan ini dan oleh karenanya gugatan PENGGUGA T sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan ;
11. Bahwa digugatnya TURUT TERGUGA T dalam perkara ini hanya untuk memenuhi isi Pasal 70 ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu untuk melaksanakan pembatalan dari Daftar Umum Merek alas merek GOLD FISH No. 346346 alas nama TERGUGA T dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan alas perkara ini
berkekuatan hukum tetap ; ,.
Maka bersandar pada uraian-uraian dan bukti-bukti juridis tersebut di alas, dengan kerendahan hati PENGGUGA T memohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut ;
9
2. 3. 4.
5
Menerlma aan mengabulkan gugatan PENGGUGA T untukseluruhnya ;
Menyatakan PENGGUGA T sebagai pemilik merek terkenal"GOLDFISH";
Menyatakan batai pendaftaran merek GOLD FISH No. 346346atas nama TERGUGA T;
Memerintahkan TURUT TERGUGA T untuk melaksanakan
pembatalan dari Daftar Umum Merek atas merek GOLD FISHterdaftar No. 346346 dan mengumumkannya dalam Berita
Resmi Merek ;
Menghukum TERGUGA T untuk membayar biaya-biaya yangtimbul dalam perkara ini ;
Atau
Dalam perkara yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat datang diwakili oleh kuasanya yaitu Turman MPangabean, SH dari Kantor Advokat & Pengacara TURMAN M.PANGABEAN,
SH & REKAN, berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal 4 September 2002, sedangkan Tergugat diwakili oleh
kuasanya yaitu John Kusnadi, SH dari Kantor DR. ALBERTHASIBUAN, SH & REKAN, berdasarkan sural kuasa khusus
tertanggal 24 Februari 2003 sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Agung Damarsasongko, SH. MH., berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal14 Februari 2003 ;
Menimbang, bahwa telah diusahakan perdamaian antara
kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan suralgugatan, dan setelah pembacaan mana, Penggugat menyatakan
tetap pad a gugatannya ; I
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari penggugat tersebut di alas, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Maret 2003, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Maret 2003, yaitu masing-masing sebagai berikut :
Dalam Eksepsi
-Bahwa Merek Tergugat "Gold Fish" telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor 192217 pada tanggal 11 Maret 1985 dan telah diperpanjang pada tanggal 22 September 1995 yang didaftarkan dalam Daftar Umum dibawah No. 346346 sehingga pendaftaran Merek tersebut telah berlaku sah dan berdasarkan pasal (3) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 diberikan Hak Eksklusif oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri merek tersebut ;
-Bahwa ternyata Gugatan Pembatalan Penggugat mengenai Merek "GOLD FISH" baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2003 ;
-Bahwa berdasarkan Pasal 69 UU Merek No. 15 tahun 2001, ditentukan bahwa "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek" ;
-Bahwa adanya pembatasan waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, adalah agar ada jaminan yang pasti bahwa setelah seorang dan/atau badan hukum yang mempunyai merek terdaftar selama 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan suatu Gugatan, maka hak atas merek terdaftar menjadi pasti ;
Karena Gugatan Merek Penggugat ini diajukan setelah tenggang waktu 5 (lima) tahun lewat, maka Gugatan yang Penggugat ajukan harus ditolak, atau sekurang-kurangnya dinvatakan. tidak daDat diterima ;
II. Bahwa Gugatan Pembatalan Merek Penggugat didasarkan
pada pasal 6 ayat 1 sub b yang berbunyi "mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal" karena itu pembatalan mere1< terdaftar tersebut harus didasarkan atas adanya alasan, bahwa merek
terdaftar tersebut pada pokoknya atau pada keseluruhannya
mengandung persamaan, oleh karena itu petitum tentang pembatalan merek tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan adanya persamaan pada merek tersebut, dan dalam hal Gugatan Pembatalan Merek Penggugat dalam petitumnya tidak
dicantumkan tuntutan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
Oleh karena itu tuntutan (Petitum) Gugatan Penggugat terdapat kekurangan sehingga sudah sepantasnya Gugatan Pembatalan Merek Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
C. Bahwa Surat Kuasa Fujian Ltd ditandatangani oleh Kho Young An, dalam hal ini Tergugat meragukan kewenangan Kho Young An untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Fujian Donghail Ltd sampai Penggugat dapat membuktikannya ;
Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam tingkatan Eksepsi perkara ini dengan hormat mohon kepada Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :
-Menyatakan Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tanggal 3 Februari 2003 tidak dapat diterima;
-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi mohon supaya dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara ini .
,
2.
Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal dalil-dalil maupun tuntutan-tuntutan dari Penggugat untuk keseluruhannya ; Bahwa merek Tergugat "Gold Fish", untuk jenis barang, segala macam kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki ; telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. 192217 pada tanggal 11 Maret 1985 dan telah diperpanjang pad a tanggal 22 September 1995 yang didaftarkan dalam Daftar Umum dibawah No. 346346 sehingga pendaftaran Merek tersebut telah berlaku sah dan berdasarkan pasal (3) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 diberikan Hak Eksklusif oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri merek tersebut ;
3.
4.
5.
Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya atas dasar pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 15 tahun 2001, yang mensyaratkan "mempunyai persamaan pad a pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis"
Untuk merek terkenal harus diperhatikan :
1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh oleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan
3. Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Jadi Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 mensyaratkan ketiga (3) syarat tersebut di atas untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek terse but ;
Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan "Merek Penggugat Gold Fish untuk jenis barang kartu main tersebut adalah merek terkenal"
Tergugat mensomnir Penggugat untuk membuktikannya bahwa Penggugat sebagai pemifik merek terkenal "Gold Fish".
Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk membonceng ketenaran merek Gold Fish milik Penggugat, sebaliknya Penggugat yang membonceng ketenaran merek Gold Fish milik Tergugat dengan cara meniru (memalsukan) merek Tergugat untuk jenis barang kartu main antara lain dengan cara :
1. Kemasan menggunakan pita pengaman bungkusan dengan huruf PT. Peronal sarna seperti kemasan kartu milik Tergugat ;
2. Kartu milik Tergugat adalah lebih berat karena jenis dan kertasnya lebih berkwalitas dan kalau ditekuk tidak patah ;
73
3. Jenis kartu milik Tergugat disisipi dengan blue center (hal ini dapat dilihat apabila kertasnya telah disobek)6.
Bahwa mutu (kwalitas) barang jenis kartu main Penggugat adalah jauh lebih ,-endah dari kwalitas barang T ergugat.
Hal tersebut jelas terbukti Penggugat yang beritikad tidak baik, bukan Tergugat seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. 7. Bahwa harus disangkal karena tidak terbukti tuduhan-tuduhan
Penggugat yang menuduh Tergugat mempunyai maksud dan tujuan untuk membonceng ketenaran merek "Gold Fish" milik Penggugat dan lebih lanjut menyangkal telah bertindak buruk dalam pendaftaran merek Gold Fish No. 192217 yang telah diperpanjang dengan No. 346346, karena yang berhak memakai merek Gold Fish di Indonesia adalah Tergugat sebagai pemilik merek terdaftar dan apabila Penggugat telah memasukkan barang-barang yang sejenis dengan merek Tergugat, dengan meniru merek Tergugat yang sudah lama dikenal di Indonesia, maka perbuatan dari Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 90, 91 dan 94 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek (tindak pidana merek) ;
8. Bahwa dengan demikian tuntutan-tuntutan (petitum) Penggugat tidak terbukti, maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat harus ditolak ;
Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan atas Gugatan Penggugat mengenai pembatalan merek "Gold Fish" dengan keputusan :
-Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya mengenai pembatalan merek "Gold Fish" No. 346346 ;
-Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; Jawaban Turut Tergugat
DALAM EKSEPSI
GUGA T AN PENGGUGA T KADALUARSA
74
1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenaran-nya telah diakui secara tegas ;
2. Bahwa menu rut ketentuan Pasal 69 UU No. 15/2001 menyatakan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek ;
3. Bahwa Merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 22 September 1995 sehingga sampai gugatan ini diajukan telah melewati tenggang waktu 8 (delapan) tahun, oleh karena itu gugatan sekarang ini telah kadaluarsa untuk diajukan sebagai gugatan ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluarsa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara
5. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi termasuk dalam pokok perkara ini ;
6. Bahwa benar Tergugat I adalah Pemilik Merek kata "GOLD FISH dengan Lukisan" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek daftar Nomor 346346 tanggal 22 September 1995 (perpanjangan dari Merek daftar Nomor 192217 tanggal 11 Maret 1985) melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu : segala macam kartu main, kartu remi, kartu domino, dan kartu ceki ;
7. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya" ; 8. Bahwa bersandar pada pasal 3 dan pasal 28 Undang-undang
No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat I yang diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan merek "GOLD FISH" dengan lukisan" dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun ;
75
9.
Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan terhadap merek terdaftar, maka sudah sepatutnya gugatan didasarkan pad a pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dan pad a gugatan Penggugat menyebutkan bahwa alasan gugatan pembatalan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan paBal 6 (1) huruf b yaitu tentang itikad buruk dan Persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya
dengan merek yang sudah terkenal ...10.
Bahwa dengan demikian maka haruslah dibuktikan apakah benar merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam Oaftar Umum Merek didaftarkan dengan itikad buruk ;Tentang
Merek Terkenal
11. Bahwa tentang merek terkenal dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan ukuran suatu merek terkenal didasarkan pada: memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Oi samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya ;
12. Blrd...rk.n h.1 terlebut dl atal, maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu :
.Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; .Reputasi Merek-merek terkenal
.Promosi-promosi
.Pendaftaran di 'beberapa negara
13. Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku dirinya sebagai merek terkenal dalam gugatannya, unsur-unsur
tersebut di atas harus dipenuhi sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di alas ;
Tentang Itikad Buruk
14. Bahwa tentang itikad buruk Tergugat I sangatlah tidak relevan, karena merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik ;
15. Bahwa untuk menilai apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk, maka untuk menilai hal tersebut yaitu didasarkan kepada keterangan pihak lain atau menimbul-kan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatmenimbul-kan konsumen (penjelasan pasal4 (1) UU No. 15 Tahun 2001) ; 16. Berdasarkan hal tersebut Penggugat berkewajiban pula untuk
membuktikan letak itikad buruk dari Tergugat I agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menilai secara formil alas dalil-dalil Penggugat sekarang ini ;
17. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 Jo Pasal 4 Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2001 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
Maka berdasarkan alasan-aiasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Tergugat II mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Maret 2003, dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2003 ;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yang bertanda P-1, P-4 sampai dengan P-8, yaitu sebagai berikut :
77 Putusan Nomor 06/Merekl2003/PN.NiagalJkt.Pst. >
1.
Photo Copy Sertifikat pendaftaran merek GOLD FISH 838 No. 47350 (bertanda P- 1) ;2.
Photo Copy Permintaan Pendaftaran Merek GOLD FISH No. Agenda 000.2003.02529.02563 tanggal 31 Januari 2003 dan merek GOLD FISH 838 No. Agenda 000.2003.02530.02564 tanggal 31 Januari 2003 (bertanda P-4) ;3.
Bukti barang kartu remi merek GOLD FISH hasil produksi PENGGUGA T (bertanda P-5);4.
Photo copy surat pengiriman barang jenis "kartu remi" dengan merek GOLD FISH dari negara PENGGUGA T (RR China) Ke Indonesia (bertanda P-6) ;5.
Photo Copy Surat Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Riau tertanggal 6 Juni 2002 Nomor : 105/Disperindag/PLNNI/2002 (bertanda P -7) ;6.
Photo Copy Sertifikat merek GOLD FISH No. 346346 atas nama TERGUGA T (bertanda P -8) ;
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti yang bertanda T .1-1 sampai dengan T.I-13, yaitu sebagai berikut:
1 .Photo Copy Sertifikat pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Gold Fish atas nama Tergugat No. 192217 (bertanda T.I-1) ;
2. Photo Copy Sertifikat Pendaftaran Perpanjangan Merek Gold Fish No. 346346 Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek atas nama Tergugat tanggal 22 September 1995 (bertanda T .1-2) ;
3. Photo Copy Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehak.iman dan Hak Asasi Manusia RI kepada kantor Hu,kum Drs. M. Taher, SH, MBA & Rekan tertanggal 23 Oktober 2002 No. H4.HC.UM.0202 461 (bertanda T.1-3);
4. Photo Copy Surat Kuasa dari Tergugat kepada Drs. H.M. Thaher, SH, MBA dan Tjipto Thamsir tertanggal 11 Januari 2001 (bertanda T.I-4) ;
78
5.
Photo Copy Laporan Polisi No. Pol. LP/13/K/IV/2002/Pamapta tertanggal 22 April 2002 (bertanda T.I-5) ;
Photo Copy pengaduan kepada Bapak Kapoltabes Pekanbaru oleh H.M. Thaher dan Tjipto Thamsir tertanggal 22 April 2002 (bertanda T .1-6) ;
7. Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.B/PL/13/ IV/2002, tertanggal 22 April 2002, AN Kepala Kepolisian Kota Besar Pekanbaru (bertanda T .1- 7) ;
Photo Copy Surat Pernyataan dari Benny Helman/Ben tanggal 22 April 2002 (bertanda T.I-8) ;
Photo Copy Surat Penyitaan Kepolisian Kota Besar Pekanbaru tanggal 22 April 2002 (bertanda T .1-9) ;
10. 2 (dua) set Playing Card merek Gold Fish, satu set disebut sebagai TRG (Tergugat) dan satu set lagi disebut PNG (Penggugat) (bertanda T.I-10) ;
Adapun perbedaan dan persamaan dari kedua set tersebut adalah :
1. Perbedaan warna bagian belakang kartu yaitu Png berwar-na biru pucat, sedangkan kartu Trg berwarberwar-na biru terang. 2. Persamaan dan perbedaan pad a Pita seQel pada kotak
kartu yaitu :
-persamaan warna merah
-perbedaan tulisan pada pita segel Png tercetak Percetakan Offset Nasional, sedangkan Trg tercetak PT. Peronal (Singkatan dari Percetakan Offset Nasional).
3. Perbedaan warna tumpukan kartu yaitu Png berwarna putih kebiruan, sedangkan pada Trg berwarna biru tua.
11. Photo Copy Surat dari Konsultan Hukum Drs. HM. Thaher, SH kepada Bpk. Kajari Pekanbaru tertanggal 8 April 2003 No. 03/PNRL/2003 (bertanda T.I-11) ;
12. Photo Copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 8 April 2003 No. B-261/N.4.1 0/Ep.1 0/4/2003
(bertanda T.I-12) ; 6
8
9
79 Putusan Nomor 06/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. >
13. Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalis-tik No. LAB: 1797/DTF/2002 (bertanda T .1-13) ;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengaju-kan kesimpulannya, masing-masing pada tanggal17 April 2003, dan selanjutnya pihak-pihak tersebut tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini perhatikanlah keterangan-keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;
Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat didalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi
sebagai-mana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :
-Eksepsi mengenai gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluarsa) ;
Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur gugatan pembalasan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek ;
Bahwa, ayat (2) dari Pasal 69 tersebut mengatur gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa Batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Bahwa selanjutnya pengertian mengenai bertentangan dengan ketertiban umum didalamnya termasuk adanya itikad tidak baik (vide penjelasan ayat (2) dari Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;
Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat haruslah melalui tarat pembuktian, maka oleh karena maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tentang hal ini telah memasuki pokok perkara, dan harus ditolak ;
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara maka ditolak ;
Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :
-Bahwa, Penggugat adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama di Negara asalnya yaitu RRC, atas merek terkenal "GOLD FISH" untuk jenis barang kartu remi, sejak tahun 1964 ;
-Bahwa, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek dagang GOLD FISH dan GOLD FISH No. 838, tanggal 31 Januari 2003 di Indonesia, No. Agenda DOO.2003.02529-02563 dan DOO.2003.02530-02564 ;
-Bahwa, ternyata di Indonesia telah didaftar di Kantor Turut Tergugat Merek GOLD FISH oleh Tergugat dengan No. 346346, yang mempunyai persamaan pad a pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal GOLD FISH milik Penggugat;
-Bahwa, pendaftaran Merek Tergugat tersebut mengandung itikad tidak baik, karena dengan tujuan membonceng ketenaran merek GOLD FISH milik Penggugat ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban pad a pokoknya sebagai
berikut :
-Bahwa, Merek Tergugat "GOLD FISH" untuk jenis barang, segala macam kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki, telah terdaftar pada Kantor Turut Tergugat dengan No. 192217 pada tanggal 11 Maret 1985, dan telah diperpanjang pad a tanggal 22 September 1995 dengan No. 3462346 ;
-Bahwa,
Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membonceng ketenaran Merek GOLD FISH milik Penggugat dan juga telah beritikad buruk dalam melakukan pendaftaran atas Merek GOLD FISH milik Tergugat tersebut di atas, dan sebaliknya mengatakan Penggugat telah memasukkan barang-barang yang sejenis dengan Merek Tergugat, dengan jalan meniru Merek Tergugat yang sudah
lama dikenal di Indonesia;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat tersebut di atas, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
-Bahwa, Tergugat adalah pemilik Merek "GOLD FISH" dengan Lukisan yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 346346 tanggal 22 September 1995 dan telah merupakan perpanjangan dari tanggal 11 Maret 1985 dengan No. 192217, untuk jenis barang dalam kelas 16, yaitu segala macam kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki ;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yang bertanda P-1, P-4 sId P-8, sedangkan Tergugat untuk membuktikan datil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti yang bertanda T .1-1 sId T .1-13;
Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :
-Apakah Merek GOLD FISH milik Penggugat adalah Merek terkenal ?
-Apakah antara Merek GOLD FISH milik Penggugat dengan milik GOLDFISH milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya ?
Menimbang, bahwa kriteria merek terkenal menurut penjelasan pasal 6 ayat 1 (1) huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek adalah pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara dan disertai dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara ;
~ Himpunan Putusan-putusan Pengadi/an Niaga: MEREK (4) 82
Bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di alas, ternyata tidak terdapat bukti yang menyatakan Penggugat telah melakukan promosi atas mereknya tersebut, dan juga tidak terdapat bukti yang menyatakan Penggugat telah mendaftarkan mereknya tersebut di berbagai negara, yang ada hanyalah sertifikat pendaftaran merek GOLD FISH 838 No. 47350 alas nama Light Product Import and Export Corporation, di negara asalnya yaitu RRC sejak tahun 1964 (vide bukti P-1), dan bukti permintaan pendaftaran Merek GOLD FISH No. Agenda. 000.2003. 02529.02563, tanggal 31 Januari 2003 dan Merek GOLD FISH 838 No. Agenda 000.2003.02530.02564, tanggal 31 Januari 2003 (vide bukti P -4 A & B) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal terse but diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat ternyata telah tidak dapat membuktikan atau meyakinkan Majelis, mereknya adalah merek yang terkenal (well known mark), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat merek Penggugat tersebut diatas bukanlah merek yang terkenal ;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di alas didasarkan pada pasal 6 ayat (1) b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan harus ditolak oleh Oirektorat Jenderal bila Merek tersebut mempunyai persamaan pad a pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal untuk barang yang sejenis ;
Bahwa, telah ternyata Merek GOLD FISH milik Penggugat tersebut diatas adalah bukan merek terkenal, yang mana berarti salah satu unsur dari pasal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan selanjutnya dalam perkara ini yaitu mengenai apakah terdapat persamaan pad a pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tersebut di alas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak relevan harus dikesampingkan ;
83 Putusan Nomor 06/Merek/2003/PN.NiagalJkt.Pst. ~
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;
Mempertimbangkan pasal-pasal dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Dalam Eksepsi :
-Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara :
-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 April 2003 dengan PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, SH., dan H. HERRI SWANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 30 April 2003, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh SIRANDE PALAYUKAN, SH., dan H. HERRI SWANTORO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUMINEM, SH., sebagai Panitera Pengganti pad a Peng~dilan Niaga Jakarta Pusat, dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.
Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis,
ltd. ltd.
SIRANDE PALAYUKAN, SH. PRAMODANA K KUSUMAH
ltd. ATMADJA, SH.
H. HERRI SWANTORO, SH.
Panitera Pengganti, ltd.
SUMINEM, SH.
