한 사용은 실질적으로 의사의 의료행위를 구성하는 것이어서 원칙적으로 특허대상적격성을 인정해서는 안 된다고 주장한다. 이 견해는 만일 투여 용량 및 투여주기를 발명의 구성요소로 볼 경우에는 상대적으로 기반이 약한 우리나라의 제약산업이 다국적 기업의 특허연장전략에 희생당할 수 밖에 없는 현실도 인식해야 한다고 지적한다.
한편, 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결의 별개의견
은 특허권은 국가의 특허처분에 의하여 특허출원인에게 부여되는 권리이 고, 각국의 특허법과 그 법에 따라 특허를 부여할 권리는 나라마다 독립 적으로 존재하여 지역적 제한을 지니는데, 우리나라에서 특허의 대상을 어느 범위까지 인정할 것인지의 문제는 우리나라의 경제상황, 해당 산업 의 발달 정도 등을 고려하여 정책적으로 결정할 필요성이 있다는 점 등 을 들어 투여용법 용량에 특징이 있는 발명의 특허성을 부인한 바 있다.
것이다.
이에 대해 대법원은 명칭을 ‘골 흡수 억제를 위한 조성물’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제391732호)은 공지의 물질인 비스포스포네이트 의 투여주기와 단위투여량을 특징으로 하는 조성물 발명인데, 이와 같은 이 사건 특허발명의 특징적 구성은 조성물인 의약물질을 구성하는 부분 이 아니라 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나 조성물 발명에서 비교대상발명과 대 비 대상이 되는 그 특허청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 이 사건 특허발명의 진보성을 판단할 때 이 를 고려할 수 없다고 하여, 의약의 투여주기와 단위투여량을 의약발명의 구성요소로 보지 아니한다는 입장을 명시적으로 밝혔다.
2) 2007후2926 판결 이후 하급심 판결
○ 특허법원 2012. 5. 18. 선고 2011허12159 판결
법원은 명칭을 ‘염증치료제’로 하는 발명의 신규성이 문제된 사안에서, 특허청구범위 중 ‘적어도 6개월 동안 지속적으로 치료하기 위한 약제’로 한정하는 부분은 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 특허청구 범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 신규성을 판단할 때 고려대상이 될 수 없다고 판단하였다.
○ 특허법원 2013. 5. 23. 선고 2013허532 판결
법원은 명칭을 ‘RT 저해제와 NNRTI를 포함하는 피리미딘 배합물’로 하는 발명의 진보성이 문제된 사안에서, 특허청구범위 중 약제학적 제제 의 투여주기가 1일 1회라는 부분은 그 제제를 인간 등에게 투여하는 방 법에 관한 것이거나 조성물 발명의 최종적인 물건에 관한 것이 아니어서 연속 스케줄에 따라 경구투여용 뼈 흡수 치료용 약제 조성물”과 같은 형식으로 특허등록되었다(이미정, 전게논문(주 31), 322면).
진보성을 판단할 때 고려할 수 없다고 판단하였다.
○ 특허법원 2013. 9. 27. 선고 2013허686 판결
법원은 명칭을 ‘고형 종양의 2단계 수술전후 치료를 위한 약물’로 하 는 발명의 진보성이 문제된 사안에서, 특허청구범위 중 ‘제1 제제가 수 술 중 단계에서 국소 경로를 통해 투여되고, 제2 항암제가 수술후 단계 에서 위 제1 제제의 투여 후 4 내지 24시간 이내에 전신 경로를 통해 투 여된다’는 부분은 약물의 투여방법과 시기를 한정하거나 특정한 것이어 서 그 약학적 조성물에 새로운 기술적인 사상을 더하는 것이 아니라 그 용법을 달리한 것에 불과하고, 그러한 용법의 변경은 의사 또는 환자에 의한 처방, 시술 또는 복용 등 의료행위에 의해 구현되는 것이며 약학적 조성물 자체에 의해 구현되는 것이 아니라는 이유로, 발명의 진보성 판 단에서 제외하였다.
나. 의약물질의 투여용량을 발명의 구성요소로 보는 하급심 판결
○ 특허법원 2011. 5. 13. 선고 2010허5499 판결
법원은 명칭을 ‘골다공증 치료 및 예방용 비스포스폰산’으로 하는 발 명의 진보성이 문제된 사안에서, ‘골다공증의 예방 또는 치료용 약제학 적 조성물로서, 약제는 리세드론산 150mg 및 ...(생략)을 포함하고, 매월 하루 경구 투여되는 조성물’이라는 특허청구범위 기재 중 ‘약제를 매월 하루 경구 투여’라는 투여주기나 투여횟수 부분은 발명의 진보성을 판단 할 때 고려할 수 없다고 하면서도, ‘리세드론산 150mg’ 부분은 진보성 판단의 고려요소로 삼았다.
○ 특허법원 2011. 9. 29. 선고 2011허57 판결
법원은 명칭을 ‘수술 후 통증의 수술 전 치료’로 하는 발명의 진보성 이 문제된 사안에서, ‘부프레노르핀 5～40mg을 포함하는 제1 경피성 제
형 및 ...(생략)을 포함하고, 제1 경피성 제형은 수술 12～96시간 전에 투 여하며...(생략), 수술 후 통증 치료를 위한 키트’라는 특허청구범위 기재
중 ‘수술 12～96시간 전 투여’라는 부분은 투여방법을 한정한 것이어서
의약품의 키트에 관한 발명의 진보성을 판단할 때 고려할 필요가 없다고 하면서도, ‘부프레노르핀 5～40mg을 포함하는 경피성 제형’ 부분을 진보 성 판단의 고려요소로 삼았다.
○ 법원이 위와 같이 투여주기 또는 투여방법을 발명의 구성요소로 보 지 않는 반면 투여용량을 발명의 구성요소로 본 이유는 위 각 발명에서 투여용량이 제형을 통하여 직접적으로 물질의 구성에 반영되었기 때문인 것으로 보인다.
다. 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후153, 191(병합) 판결
1) 사건의 개요
원고가 명칭을 ‘기도 및 폐질환을 치료하기 위한 모메타손 푸로에이트 약제’로 하는 발명에 대해 등록무효심판청구를 하였고, 이에 대해 특허 심판원이 심판청구기각 심결을 하였다. 원고가 이에 불복하여 특허법원 에 심결취소소송을 제기하여 위 발명의 특허청구항 1.의 ‘모메타손 푸로 에이트 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염의 수성현탁액을 포함하는, 모메타손 푸로에이트가 혈류로 실질적으로 전신 흡수되지 않으면서 비
(鼻)내 1일 1회(once-a-day) 사용으로 알러지성 또는 계절성 알러지성 비
염을 치료하기 위한 약제’ 중 ‘비내 1일 1회 사용으로’라는 부분은 의료 행위에 해당하는 것이어서 신규성이나 진보성 판단시 고려대상이 될 수 없는 것일 뿐만 아니라 코르티코스테로이드 제제를 1일 1회 비강에 스프 레이하는 투여방식은 이미 비교대상발명에 공지된 사실이므로 진보성이 없다고 주장하였다.
이에 대하여 원심은 진보성을 판단하면서, 1일 1회 사용한다는 것은
의료행위이거나 조성물 발명에서 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니 어서(2007후2926) 진보성을 판단할 때 고려할 수 없을 뿐만 아니라 1일 1회 투여하기 위하여 이 사건 특허발명에 새롭게 도입한 구성도 없고 단 위투여량을 한정하고 있지 아니하여 1일 1회 사용이라는 것이 1일에 어 느 정도의 약물을 투여한다는 것인지 알 수도 없으므로, 투여 횟수 한정 만으로는 별 다른 의미가 없어 어느 모로 보나 이를 특징적 구성요소라 할 수 없고, 따라서 진보성 긍정 사유로 삼기 어렵다고 판시하였다.
대법원은, 원심이 투여 횟수의 한정에는 특별한 기술적 의의가 없으므 로 이 사건 제1항 발명은 구성의 곤란성이 없다고 판단한 후 위 발명의 효과 역시 비교대상발명들로부터 예측 가능하여 진보성이 부정된다고 판 단하였는데, 원심의 사실 인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 상고이유의 주장과 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법 이 없다고 판단하였다.
2) 위 대법원 판결의 ‘투여 횟수의 한정에는 특별한 기술적 의의가 없 으므로’라고 설시한 부분에 대해, 그 문언상 대법원이 투여 횟수에 관한 기재를 진보성 판단시 선행발명과 대비하는 구성요소로 인정하는 입장을 보인 것이고, 대법원이 이러한 입장을 취한 이유는 1일 1회 투여만으로 도 모메타손 푸로에이트의 유효 투여용량이 체내에 전달되도록 하기 위 해서는 수성현탁액 중의 모메타손 푸로에이트 농도를 그에 맞도록 조절 해야만 할 것이므로 결과적으로 1일 1회 투여한다는 기재가 모메타손 푸 로에이트 수성현탁액 자체의 구성에 영향을 미치는 것을 인정하였기 때 문이라고 해석하는 견해100)도 있다. 그러나, 원심인 특허법원은 1일 1회 라는 부분이 특허발명의 진보성 판단의 대상인 구성요소가 아니라고 판 단하였고, 특허권자가 상고이유로 투여 횟수가 발명의 구성요소가 된다 는 주장을 하지는 않았으므로, 대법원이 이 점에 대해 판단하였다고 할 수 없다. 따라서, 대법원 판결을 위와 같은 취지로 해석하는 것은 타당하
100) 이미정, 전게논문(주 31), 322-323면; 신혜은, 전게논문(주 3), 72면.
지 않은 것으로 보인다.