BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
ASPEK HUKUM KESAMAAN MEREK TERDAFTAR DALAM KELAS YANG BERBEDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15
B. Pokok-Pokok Dalam Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terdaftar Lainnya
3. Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik
Dengan adanya Pasal 4 UUM No.15 Tahun 2001 dapat dinyatakan bahwa segala sesuatu pendaftaran merek haruslah dilandasi dengan itikad baik, sehingga demikian merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang teritikad tidak baik. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip hukum perdata pada umumnya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan itikad baik, penjelasan Pasal 4 UUM No.15 Tahun 2001 menyatakan:
Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau membajak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahahanya yang berakibat kerugian bagi pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Hal ini juga menyerupai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menjadi dasar pada perlindungan terhadap merek yaitu harus ada itikad baik dan itikad yang buruk tidak diberikan perlindungan. Pasal 10 ini
menyatakan tentang adanya konkurensi curang ayat (1) dalam Paris Convention,
terikat untuk memberi jaminan kepada warga negara dari negara anggota Paris
Convention ini, sebagai perlindungan yang efektif terhadap konkurensi curang. Konkurensi curang adalah setiap tindakan yang merupakan konkurensi
yang sebenarnya adalah bertentangan dengan honest practice in industrial and or
commercial matters, ini merupakan suatu perbuatan konkurensi curang, dan ayat (3) lebih lanjut merumuskan apa saja yang termasuk dari perbuatan konkurensi-konkurensi dengan itikad tidak baik atau curang ini. Semua perbuatan yang
hendak menciptakan suatu kegaduhan (conpision) dengan cara apapun berkenaan
pelaku bisnis lainnya, juga penempatan keterangan yang palsu dalam rangka perbuatannya ini sifatnya demikian rupa hingga memberikan kekurang percayaan
(untuk usaha, barang, atau aktifitas komersial dari seorang pesaing).134
Pada dasarnya itikad baik dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:135
1. Itikad baik dalam pengertian subjektif, berarti kejujuran, yaitu sikap batin
seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya hukum telah terpenuhi.
2. Itikad baik dalam pengertian obyektif, berarti kepatutan, yaitu tindak tanduk
para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang merugikan pihak lawan.
Seorang pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak
jujur menggunakan cara berwujud upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar
mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well know trade mark)
yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan tujuan menimbulkan kesan kepada masyarakat, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi
barang atau jasa yang sudah terkenal itu.136
Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem
134
Kurniawan Telaumbanua, Op. Cit, hlm. 88. 135
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 42.
136
konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan
hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.137
Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan
penipuan (fraud), rangkaian menyesatkan (misleading) orang lain, serta tingkah
laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai
suatu tujuan yang tidak jujur (dishonestly purpose).138
Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek
dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan
sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment).139
Dalam UUM No. 15 Tahun 2001 didapati bahwa Undang-Undang tidak memberikan batasan pengertian dan penjelasan mengenai itikad baik. Oleh sebab itu, dirujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah mempertimbangkan mengenai batasan itikad baik tersebut bahwa dalam putusan No.1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 (Perkara Merek HITACHI), putusan No.220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Merek NIKE) dan putusan No.1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987 (Perkara Merek SNOOPY DAN WOODSTOCK), Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek
137
Kurniawan Telaumbanua, Op. Cit, hlm. 89. 138
Agus Mardianto, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm. 47.
139
yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama
pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya.140
Berkaitan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada
merek, hal ini berarti bahwa perihal itikad tidak baik tidak dapat dipisahkan dengan
ketentuan Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001 dan dapat ditambahkan pula pendapat
dari Amalia Rooseno, yang menurutnya ada doktrin yang dapat dipergunakan
dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan merek, yaitu doktrin enterities
similar dan doktrin nearly resembles.141
Doktrin enterities similar menganggap persamaan keseluruhan elemen
adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan
copy reproduksi merek orang lain. Sedangkan doktrin nearly resembles
menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir
mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat
menimbulkan kebingungan yang nyata (actual confusion) atau menyesatkan
(deceive) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik
(bad faith) untuk membonceng ketenaran milik orang lain.142
140
Gatot Supramono, Op. Cit, hlm. 26.
141
Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaaan Intelektual dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 206-207.
142
Pertemuan dalam World Trade Mark Symposium di Cannes, Perancis tanggal 5-9 Febuari 1992 juga memberikan beberapa unsur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan
penampilan (similarity of appearance); persamaan bunyi (sound similarity);
persamaan konotasi (connotation similarity) of appearance); persamaan kesan
dalam perdagangan (similarity in commercial impression); dan persamaan jalur
perdagangan (trade cannel similarity).143
Karena itu apabila dalam sebuah merek akan diminta untuk didaftarkan ternyata ditemukan kesamaan dalan merek yang ternyata sudah terlebih dahulu
terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.144
Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merupakan salah satu bagian dari perbuatan beritikad tidak baik yang termasuk tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dengan demikian suatu produk tersebut menjadi ikut dikenal di masyarakat termasuk pelanggaran dari Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
Undang-Undang Merek 2001.145
143
M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 285-286.
144
Emmy Yuhassarie, Op. Cit, hlm. 208.
145
C. Penyelesaian Sengketa Merek dengan Kondisi Terdaftarnya Dua Merek