DAN INDIKASI GEOGRAFIS
D. Merek Terkenal atau Well Known Marks
Menurut Prof. Mieke Komar (Guru Besar Universitas Padjadjaran dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi), suatu merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa. Beliau menjelaskan melalui pasal yang ada di dalam TRIPs, perlindungan merek untuk jasa telah diatur melalui TRIPs dalam pasal 16.2. Selain itu TRIPs juga memberikan perlindungan terhadap merek yang ber-sifat well known terhadap barang atau jasa tertentu yang tidak sama
(certain dissimiliar goods or service) (Akademisi dan Praktisi Hukum,
2008: 453).
Barang dan jasa tertentu yang tidak sama dengan merek yang telah terdaftar adalah jika dalam penggunaan merek terlihat adanya hubungan (connection) antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek yang telah terdaftar sehingga dapat merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar (LTC Harms, 2005: 84-85). Contohnya adalah nama/merek KFC yang terkait dengan nama terkenal rumah makan di AS akan dirugikan dengan nama tempat karaoke KFC di beberapa kota di Indonesia.
Menurut pasal 20 dan 21 UUM, suatu merek dagang tidak dapat dimohon pendaftarannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merek terdaftar tidak boleh sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu, baik berupa bunyi, ucapan dan tulisan yang sama, dan merupakan jiplakan dari merek lain itu, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.
Pada prinsipnya, suatu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Pen-daftaran tersebut dapat batal demi hukum. Pembatalan merek tersebut dapat dimohon dalam jangka waktu 5 tahun sejak pendaftarannya (pasal 76-77 UUM). Menurut pendapat Mieke, pasal ini tidak hanya berlaku untuk merek yang termasyhur atau “famous”, tetapi juga untuk merek yang terkenal atau “well known” di suatu negara. Istilah “ter-kenal” memunyai pengertian luas termasuk dikenal dari radio, televisi atau publikasi lainnya (Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 454). Pedoman yang termuat dalam pasal 2 rekomendasi bersama WIPO tentang Ketentuan Proteksi Merek Terkenal yang bersifat tidak mengikat (“Non-binding” WIPO Joint Recommendation Concerning
Provi-sions on the Protection of Well Known Marks) berpendapat bahwa kriteria
merek terkenal adalah sebagai berikut (LTC Harms, 2006: 99-100; Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 455).
a) Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan
(circum-stance) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal.
b) Pejabat berwenang harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang mampu mendukung merek sebagai merek terkenal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
- Tingkat pengakuan, volume, dan luasnya wilayah geografis penggunaan merek, yang didukung oleh jumlah mayoritas permohonan calon licensee, produsen, distributor, importir, penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut yang menjadi bukti adanya pengakuan dari pihak ketiga (Frederikh, 1997: 11).
- Tingkat pengakuan merek oleh masyarakat, termasuk vol-ume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keterkenalannya.
- Lama dan luasnya wilayah geografis promosi merek, seperti promosi yang dilakukan lintas negara.
- Luas wilayah geografis dan registrasi merek di berbagai negara. - Adanya sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek. - Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek, khususnya
luas pengakuan merek yang bersangkutan didukung oleh peredaran merek dalam jaringan bisnis yang luas.
- Tinggi nilai komersial merek (Frederick, 1997: 11). c) Sektor yang relevan dalam masyarakat adalah:
- Memunyai sektor yang cukup luas (substansial segment) di masyarakat.
- Pemakai merek tidak terbatas pada para pelaku dan konsumen potensial.
- Jaringan distribusi barang atau jasa yang cukup luas. - Lingkungan usaha terkait barang dan jasa yang cukup luas.
Pengaturan merek terkenal juga diatur melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam penjelasan Pasal 21 (1) huruf b menjelaskan kriteria sebagai berikut:
Penolakan permohonan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Apabila diper-lukan Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang ber-sangkutan sebagai dasar penolakan.
Menurut Frederick, di beberapa negara meskipun tanpa peng-aturan melalui undang-undang secara khusus, merek termasyhur telah diakui masyarakat melalui pengertian hak kepemilikan atas suatu barang/jasa yang didasarkan pada azas-azas etika hukum,
yaitu itikad baik, larangan memperkaya diri degan melawan hukum (unjust enrichment), dan kewajiban mengakui hak milik pihak ketiga (Frederick, 1997: 154; Akademisi dan Praktisi Hukum, 2008: 456).
Beberapa contoh kasus merek terkenal yang sudah dimenang-kan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
1. Kasus Merek Benetton (No. 02K/N/HAKI/2004)
Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang merek terkenal BENETTON yang telah dikenal di banyak Negara, termasuk Indo-nesia. Merek ini telah didaftarkan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Cina, Korsel, Singapura, Aus-tralia, Selandia Baru, dll. Merek ini dikenal di Itali sejak tahun 1983 untuk pakaian dan sejenisnya. Tergugat adalah perusahaan yang mendaftarkan merek BENETTON pada tahun 1994 untuk kelas 34 yaitu rokok, cerutu, tembakau, pipa-pipa rokok, korek api. Mah-kamah Agung telah memenangkan merek BENETTON dari Itali, karena telah memenuhi unsur sebagai merek terkenal, meskipun pada kelas barang yang berbeda.
2. Kasus Merek Versace (No.06K/N/HAKI/2004)
Penggugat adalah pemilik merek VERSUS (kelas 09 dan 18) dan VERSUS GIANNI VERSACE (kelas 08, 18, dan kelas 25) yang merupakan merek terkenal di Italia. Penggugat adalah Pemilik merek VERSUS yang telah didaftarkan 1996 pada kelas 24, 25 dan 42. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan peng-gugat untuk membatalkan merek terpeng-gugat, karena dianggap telah melakukan itikad buruk dalam pendaftaran merek.
3. Kasus merek Cap Kaki Tiga (No. 85PK/Pdt. Sus-HKI/2015) Penggugat adalah warga Negara Inggris Russel Vince, dan tergugat adalah pemiliki merek Cap Kaki Tiga (Wen Ken Drug) yang sudah terdaftar di Indonesia. Mahkamah Agung telah membatalkan merek Cap Kaki Tiga karena memiliki kesamaan dengan lambang Negara Isle of Man.
