JURNAL
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh
MANOGAR SIGALINGGING 177011076/MKn
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2019
PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM 3 TAHUN (Studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN/Niaga/Medan)
MANOGAR SIGALINGGING
Abstract
A brand is a sign which is exposed graphically as an image, logo, name, words, letters, figures, and color structure, in the form of 2 and/or 3 dimensions, sound, holograms, or combination of 2 or more elements to differentiate goods and/or service produced by people or legal entity in commercializing goods and/or services. The research used juridical normative method by conducting library research while the nature of the research was descriptive analytic.The result of the research shows that a registered brand which has not been used for three years consecutively can be claimed to be eliminated by the third party since the date it was first registered by the Directorate of Brand. The procedure is that the third party files a claim to the commercial court and to the Supreme Court. The conclusion is that a brand which has not been used by its owner for three years consecutively is by giving balanced and fair legal protection to its holder, and third party that wants to file a claim should have good faith. The District Court which examines and adjudicates cases on dispute in eliminating registered brands with the third party that has good faith consider and implement the regulation in Article 74, paragraph 1 of Law No. 20/2016 on Brand and Geographical Indication
Keywords: Eliminating Registered Brand, Unused Brand
I. Pendahuluan
Merek adalah suatu simbol yang digunakan dalam suatu barang atau jasa yang membedakannya antara satu produk dengan produk lain, meskipun produk tersebut dalam jenis yang sama. Merek juga dapat dikatakan sebagai tanda pembeda dari kualitas suatu produk maupun jasa sejenis sehingga konsumen dapat membedakan produk tersebut berdasarkan kualitas atau pelayanannya. 1
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek menyebutkan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan / atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau
1 RM. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2013), hlm. 22
jasa”. 2Sedangkan merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek yang mengatur tentang merek dagang dan merek jasa, yang menyebutkan bahwa “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya”. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.3
Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek terdaftar termuat di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dimana disebutkan bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan”.4 Jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan atas perlindungan merek tersebut secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenakan biaya. Perpanjangan perlindungan hukum terhadap merek masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut, dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.5
Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyebutkan, “bahwa merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemegang merek selama tiga tahun berturut-turut dapat digugat untuk dihapuskan dari daftar umum merek”. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas mengandung makna secara hukum bahwa merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemegang merek dengan memproduksi produk-produk dari pemegang merek terdaftar tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dipandang bahwa merek tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu
2 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru, Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 47
3 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 57
4 Sudargo Gautama, Loc.Cit, hlm. 46.
5 Bintang Sanusi, Hukum Merek, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12.
merek yang telah terdaftar tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang memiliki itikad baik menggunakan merek tersebut dengan memproduksi produk- produknya.6 Pemegang merek terdaftar yang tidak memproduksi produk-produk dengan menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek, dan oleh karena itu mengakibatkan pemegang merek terdaftar tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama dengan itikad baik agar dapat memproduksi produk-produknya sesuai dengan merek yang telah terdaftar milik pemegang merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tersebut.7
Dalam penerapan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek majelis hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tidak memiliki suatu pedoman yang tegas tentang batasan pengertian sejak tanggal pendaftaran tersebut. Oleh karena itu dalam beberapa sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak digunakan dalam tiga tahun berturut-turut dapat menimbulkan di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung melahirkan putusan-putusan yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya.
Dalam beberapa putusan pengadilan tentang gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya khususnya tentang penafsiran tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau tanggal penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Merek tersebut.
Majelis hakim baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi sejak tanggal diterbitkan sertipikat merek. Penafsiran hukum majelis hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dengan tegas menyatakan bahwa tanggal tidak digunakannya lagi suatu merek dihitung sejak tanggal terbitnya penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Merek, bukan sejak tanggal terbitnya sertipikat merek. Hal ini disebabkan karena tanggal
6 Ibid, hlm. 76
7 Casavera, Loc.Cit. hlm. 52
penerimaan pendaftaran merek dan tanggal terbitnya sertipikat merek bisa mempunyai jangka waktu yang cukup jauh yaitu antara 10 (sepuluh) bulan hingga 4 (empat) tahun.
Dalam kasus putusan Pengadilan Niaga Medan No.
03/Merek/2013/PN.Niaga/Medan terbukti bahwa selisih waktu antara tanggal penerimaan pendaftaran merek dengan tanggal terbitnya sertipikat merek adalah memakan waktu 4 (empat) tahun, sehingga apabila ditafsirkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal terbitnya sertipikat merek maka gugatan pihak ketiga gugur karena tidak mencapai waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 74 tersebut.
Namun penafsiran hukum oleh hakim baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 yang dengan tegas menyatakan bahwa jangka waktu tidak digunakannya merek terdaftar selama tiga tahun berturut-turut sehingga dapta digugat oleh pihak ketiga adalah dihitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang diterbitkan oleh Direktorat Merek, bukan sejak tanggal terbitnya sertipikat merek tersebut.
Mengenai analisis pertimbangan hukum majelis hakim baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung terhadap perkara gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga cenderung tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga cenderung melakukan penafsiran hukum atau melakukan penemuan hukum, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut tidak sejalan dengan apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut. Hakim dalam memutus suatu perkara penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, karena ketentuan hukumnya sudah cukup jelas. Namun apabila ketentuan hukum tentang merek tersebut kabur atau tidak jelas maka hakim bisa melakukan penafsiran atau penemuan hukum sebagai terobosan untuk menyelesaikan perkara gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tersebut.8
8 Nur Febry ramadhniani dan Catharina Ria Budining, Analisis Hukum penghapusan Merek Ikea, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2010, Vol. 3, No. 2, Juni 2012, hlm. 36
Kasus gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga dalam penelitian ini berawal dari usaha yang digeluti oleh Maimun Ismail berupa usaha distribusi pupuk dengan jenis Mgo Alami dan Kieserite, dimana perusahaan pupuk dan Kieserite milik Mainum Ismail tersebut bermerek Bola Dunia yang sama dengan merek distribusi pupuk jenis Mgo Alami dan Kieserite milik dari Suhendro Chudiharja yang mereknya sudah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Merek dengan merek bola dunia pula, dimana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek bola dunia dari Mainum Ismail yang didistribusikan melalui CV. Agro Makmur Mandiri sejak tahun 2008.
Maimun Ismail telah mengajukan permohonan pendaftaran merek 'Bola Dunia' dalam kelas 01 untuk jenis barang/jasa Pupuk Mgo Alami dan Pupuk Kieserite dengan Nomor Permohonan D002009022241. Akan tetapi permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Perggugat ditolak oleh Direktorat Merek melalui suratnya Surat Direktorat Merek No. HKI.4.01.15.2009022241 tertanggal 21 Oktober 2010, Perihal : Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan alasan merek Bola Dunia yang hendak di daftarkan oleh Mainum Ismail memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'Cap Bola Dunia + Lukisan' yang telah terdaftar sebelumnya di bawah Nomor D007038876 untuk barang sejenis (Merek 'Cap Bola Dunia + Lukisan' atas nama Suhendro Chudiharja.
Maimun Ismail kemudian mendaftarkan kembali merek dagang „Bola Dunia‟ pada tanggal 29 Januari 2013, kelas barang jasa 01 unit jasa barang Pupuk Mgo Alami, Pupuk Kieserite, dan Pupuk Magnesium di bawah Nomor Agenda D002013003878 guna mendapatkan perlindungan hukum. Maimun Ismail sama sekali tidak pemah mendengar, melihat, mengetahui dan menyaksikan penggunaan dan peredaran merek dagang 'Cap Bola Dunia + Lukisan' atas nama Suhendro Chudiharja dalam perdagangan barang dan/atau jasa untuk jenis pupuk.
Selain itu, Mainum Ismail juga tidak pemah mendengar, melihat, dan menemukan di wilayah pemasaran adanya penggunaan merek „cap bola Dunia + Lukisan‟ atas nama Tergugat I untuk jenis-jenis barang sega la macam pupuk alam (organik), dan pupuk buatan (kimia-anorganik), pupuk dolomite, pupuk super phosphate magnesium calcium (SP-MC), pupuk NPK (campuran), pupuk alam (organik), dan pupuk buatan (kimia anorganik) yang berasal dari bahan baku buatan, pupuk
roc-k phosphate (RP), pupuk kapur, pupuk urea atau ZA, pupuk SP-36 atau TSP, pupuk KCL atau MOP, pupuk kieserile, balerang dan zat-zat serta bahan-bahan kimia yang dipakai untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan, cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treathrnent, dan zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan. Maimun Ismail meminta kepada para penyalurnya diseluruh daerah untuk melakukan penelitian ke tengah-tengah masyarakat dan pasar tentang kemungkinan beredamya pupuk Bola Dunia selain yang diproduksi oleh CV. Agro Makmur Mandiri.
Berdasarkan fakta dari survei yang telah dilakukan oleh para penyalur pupuk dan Kiesetrie merek Bola Dunia yang diproduksi oleh CV. Agro Makmur Mandiri milik Maimun Ismail sebagai mitra tersebut menunjukkan Suhendro Chudiharja sama sekali tidak pemah menggunakan merek dagang 'Cap Bola Dunia + Lukisan' tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejenis berupa merek Mgo dan Kiesetrie. Oleh karena itu pendaftaran yang dilakukan oleh Suhendro Chudiharja hanya untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara memperjual belikan kepada pihak yang sesungguhnya memiliki usaha dan membutuhkan merek tersebut, kondisi ini memberikan petunjuk, bahwa pendaftaran merek 'Cap Bola Dunia + Lukisan' yang dilakukan oleh Suhendro Chudiharja dengan 'itklad tidak baik (te kwaade trouw) dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa harus bekerja keras dan membangun reputasi sebuah merek melalui suatu produk.
Berdasarkan alasan-alasan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Maimun Ismail mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar milik tergugat Maimun Ismail yang menurut Maimun Ismail tidak pernah melihat produk-produk dari merek tersebut. Atas gugatan yang diajukan oleh Maimun Ismail tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar yaitu 'Cap Bola Dunia + Lukisan' milik tergugat Suhendro Chudiharja tersebut mengeluarkan putusan yang amarnya adalah mengabulkan Eksepsi Suhendro Chudiharja, menyatakan gugatan Maimun Ismail tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk Verklaard (NO) dan menghukum Maimun Ismail untuk membayar ongkos-
ongkos yang timbur dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah).
Perumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 74 dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga di Indonesia dalam memutuskan sengketa atas gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut berdasarkan putusan antara tahun 2014 s.d tahun 2016?
3. Apakah Putusan hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN.Niaga/Medan dalam perkara sengketa penghapusan merek terdaftar bola dunia sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 74 dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga di Indonesia dalam memutuskan sengketa atas gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut berdasarkan putusan antara tahun 2014 s.d tahun 2016
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN.Niaga/Medan dalam perkara sengketa penghapusan merek terdaftar bola dunia sudah sesuai
dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
II. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan juga Putusan Studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN/Niaga/Medan.
b. Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, atikel, jurnal merek, karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang masalah merek dan pendaftarannya berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang relevan dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
III. Hasil dan Pembahasan
Pengajuan permohonan penghapusan merek yang sudah terdaftar oleh pihak ketiga diajukan ke pengadilan niaga dengan mengajukan gugatan yang petitumnya memohon kepada pengadilan niaga untuk menghapus merek yang sudah terdaftar tersebut karena sudah tidak digunakan tiga tahun berturut-turut.
Gugatan tersebut harus di lengkapi dengan bukti-bukti autentik yang mendukung petitum bahwa memang benar merek yang sudah terdaftar tersebut sudah tidak
digunakan lagi selama tiga tahun berturut-turut. Pengadilan niaga dapat mengabulkan gugatan pihak ketiga dan memutuskan untuk menghapus merek yang telah terdaftar tersebut apabila terbukti di sidang pengadilan bahwa merek tersebut memang sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Namun apabila tidak terbukti bahwa merek tersebut sudah tidak digunakan lagi selama tiga tahun berturut-turut maka pengadilan niaga akan menolak gugatan pihak ketiga tersebut. Dasar pertimbangan hukum pengadilan niaga tetap mengacu kepada pasal 74 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografisnya dimana jangka waktu tiga tahun berturut-turut tidak digunakan suatu merek dihitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran merek tersebut, bukan sejak tanggal keluarnya sertipikat atas merek tersebut. pihak ketiga yang permohonan gugatannya ditolak oleh pengadilan niaga dapat mengajukan upaya hukum kasasi Mahkamah Agung setelah terlebih dahulu membuat memori kasasi untuk disampaikan ke kepaniteraan pengadilan niaga tempat dimana sengketa merek tersebut telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Apabila mahkamah agung di dalam putusannya menolak gugatan pihak ketiga dalam hal penghapusan merek terdaftar tersebut maka pihak ketiga juga dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti baru (novum) yang belum pernah diajukan sebelumnya pada persidangan kasasi di mahkamah agung.
Apabila putusan peninjauan kembali juga menolak gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga tidak dapat lagi mengajukan merek yang sama dengan merek yang telah terdaftar tersebut untuk didaftarkan, karena gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga ditolak dalam upaya hukum peninjauan kembali. Namun apabila putusan mahkamah agung mengabulkan gugatan penghapusan merek pihak ketiga maka mahkamah agung menginstruksikan kepada Direktorat Merek untuk menghapus merek yang telah terdaftar tersebut karena telah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut.
Berdasarkan uraian tersebut di atas secara ringkas dapat dikatakan proses penyelesaian sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga
karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 74 dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah
1. Pihak ketiga yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan merek terdaftar sebelumnya ke direktorat merek yang dipandang sudah tidak digunakan lagi selama tiga tahun berturut-turut. Namun ditolak direktorat merek, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke pengadilan niaga dengan dasar gugatan bahwa merek tersebut sudah tidak digunakan lagi selama tiga tahun berturut-turut dengan menglengkapi bukti-bukti autentik terhadap dasar gugatan tersebut.
2. Apabila gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga tersebut ditolak oleh pengadilan niaga maka pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan menyampaikan terlebih dahulu memori kasasi ke paniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri tempat dimana sengketa penghapusan merek tersebut berlangsung.
3. Apabila mahkamah agung dalam putusannya juga menolak gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga tersebut maka pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum terakhir yaitu upaya hukum peninjauan kembali (PK) dengan syarat pihak ketiga memiliki bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya (novum)
4. Putusan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak dapat dilakukan peninjauan ulang kembali oleh pihak ketiga.
5. Apabila putusan mahkamah agung mengabulkan gugatan pihak ketiga dan tidak ada upaya hukum PK dari pemegang merek yang telah terdaftar sebelumnya maka putusan mahkamah agung tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berdasarkan putusan mahkamah agung tersebut Direktorat Merek melakukan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Apabila putusan peninjauan kembali mengabulkan gugatan pihak ketiga dalam hal penghapusan merek terdaftar maka berdasarkan putusan PK tersebut direktorat merek wajib melakukan penghapusan merek terdaftar sebelumnya dari daftar umum pemegang merek.
Jangka waktu tiga tahun berturut-turut dari tanggal pendaftarannya mengindikasikan bahwa pemegang sertipikat merek terdaftar tersebut telah melanggar hukum merek dengan tidak menggunakan merek tersebut dari awal pendaftaran sampai selama tiga tahun berturut-turut. Jangka waktu tiga tahun berturut turut sejak tanggal transaksi terakhir dari produk dengan merek yang sudah terdaftar tersebut mengindikasikan bahwa merek tersebut sudah pernah digunakan pada produk yang diproduksi oleh pemegang merek tersebut atau oleh pihak lain, namun kemudian merek tersebut tidak lagi digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal transaksi terakhir dari produk dengan merek terdaftar tersebut.9
Pihak pemegang sertipikat merek terdaftar tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum merek, yaitu menghalang-halangi hak dari pihak yang, akan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Merek dengan itikad baik. Pihak direktorat merek menolak pendaftaran merek dari pihak ketiga tersebut karena ada merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek pihak ketiga yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik tersebut. Pihak direktorat merek menolak pendaftaran merek dari pihak ketiga tersebut.10
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan hukum dicantumkannya ketentuan Pasal 74 dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis tersebut adalah untuk melaksanakan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada pihak pemegang sertipikat merek dan pihak ketiga yang akan melakukan pendaftaran merek namun terhalang haknya dengan adanya merek sudah terdaftar terlebih dahulu namun tidak digunakan oleh pemegang mereknya selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau sejak tanggal transaksi terakhir dari produk/barang yang menggunakan merek tersebut. Pemegang merek yang sudah terdaftar dan mereknya akan dilindungi secara hukum dari gangguan pihak ketiga yang akan mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik (bad faith), sepanjang pemegang nerek tersebut mentaati ketentuan yang termuat dalam Pasal 74 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis
9 Ibe Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 46
10 Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), hlm.3.
tersebut yaitu menggunakan merek tersebut pada produk atau barang yang diproduksinya sendiri atau diproduksi oleh pihak lain.11
Merek dilarang untuk tidak digunakan pada suatu produk untuk jangka waktu tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftarannya atau sejak tanggal transaksi terakhir dari produk dengan tersebut. Apabila pemegang merek melanggar ketentuan tentang tidak menggunakan merek tersebut selama jangka waktu tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya maupun sejak tanggal transaksi terakhir dari produk yang menggunakan merek tersebut maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar tersebut.
Hal ini disebabkan karena pemegang merek telah melanggar ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang merek tersebut. Oleh karena itu pihak pemegang merek maupun pihak ketiga yang beritikad baik dalam melantaati ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut akan dilindungi oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu penyelesaian sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat dimana penggugat harus dapat membuktikan secara nyata di pengadilan bahwa merek terdaftar yang digugat oleh pihak ketiga tersebut memang terbukti sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran maupun sejak tanggal transksi terakhir dari produk yang menggunakan merek tersebut.12
Pandangan hukum hakim yang tidak sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam menerapkan ketentuan Pasl 74 tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentuk putusan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari Pasl 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tentang jangka waktu penghapusan merek oleh gugatan pihak ketiga tidak boleh ditafsirkan sendiri oleh pandangan hukum hakim, karena acuan yang digunakan untuk
11 Muhammad Yanto, Penghapusan Merek Terdaftar, (Jakarta : Grafika Aditama, 2014), hlm. 56
12 Yenni Sumaida, Perlindungan Bisnis Merek di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2013), hlm. 75
dikabulkannya gugatan penghapusan merek terdaftar tersebut adalah tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran maupun tanggal transaksi terakhir dari produk yang menggunakan merek terdaftar tersebut. Hakim tidak boleh menafsirkan tanggal pendaftaran merek sebagai tanggal keluarnya sertifikat merek, karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut. 13
Tanggal pendaftaran merek dan tanggal keluarnya sertifikat merek adalah dua jangka waktu yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu acuan yang digunakan dalam memutuskan perkara penyelesaian gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga seharusnya adalah tanggal pendaftaran merek dan tanggal transaksi terakhir dari produk yang menggunakan merek terdaftar tersebut, apabila telah tercapai tiga tahun berturut-turut maka gugatan pihak ketiga atas penghapusan merek terdaftar tersebut seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung.
Ketentuan hukum tentang alasan pihak ketiga mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut- turut dasar hukumnya adalah Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa, “Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud pasal 61 ayat (2) huruf a yaitu karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga”.
Pada prinsipnya Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung pengertian yang sama yaitu puihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar apabila sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Pada prinsipnya kedua bunyi Pasal dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Pasal 63 dan Pasal 74 tersebut mengandung pengertian dan makna yang sama.
13 Indra Rahman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Alumni, 2012), hlm. 65
Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan bahwa tanggal pendaftaran merek tersebut adalah tanggal keluarnya sertipikat hak atas merek merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 14
Di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak ada dijabarkan tentang pengertian tanggal pendaftaran merek sama dengan tanggal keluarnya sertipikat hak atas merek. Oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah melampaui batas ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, karena tanggal pendaftaran yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran dari pihak pendaftar yang ditandai dengan pemberian tanda bukti pendaftaran hak atas merek. Sedangkan tanggal keluarnya sertipikat hak atas merek bukan merupakan bagian dari tanggal pendaftaran merek tersebut. 15
Di dalam kasus sengketa merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No. 03/Merek/2013/PN/Niaga/Medan tersebut selisih waktu antara tanggal pendaftaran dengan tanggal keluarnya sertipikat hak atas merek atas nama pemilik merek yaitu Suhendro Chudiharja adalah cukup jauh yaitu tanggal pendaftaran merek adalah tanggal 23 Nopember 2007, sedangkan tanggal keluarnya sertipikat hak atas merek adalah tanggal 17 Juni 2011. Apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Maimun Ismail pada tanggal 26 Juli 2013 maka pada dasarnya gugatan tersebut seharusnya sudah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut karena sudah lebih dari tiga tahun sejak tanggal pendaftaran merek bola dunia + lukisan milik Suhendro Chudiharja tidak digunakan. Dengan demikian pihak ketiga yaitu Maimun Ismail yang mengajukan gugatan penghapusan merek
14 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 65
15 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc.Cit. hlm. 86
terdaftar bola dunia + lukisan memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan gugatannya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Hal ini disebabkan karena merek bola dunia + lukisan yang telah terdaftar atas nama Suhendro Chudiharja telah enam tahun berturut-turut tidak digunakan oleh pemilik merek tersebut, sehingga pada saat pihak ketiga selaku penggugat yaitu Maimun Ismail mengajukan permohonan pendaftaran merek bola dunia + lukisan ke Direktorat Merek ditolak oleh Direktorat Merek, maka pihak ketiga yang dirugikan tersebut menggunakan haknya sesuai ketentuan hukum Pasal 74 ayat (1) untuk menggugat pihak merek bola dunia + lukisan yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut ke Pengadilan untuk menghapus merek tersebut karena sudah tidak digunakan lagi selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.
Pertimbangan hukum majelis hakim yang menyebutkan bahwa pengertian pihak ketiga adalah pemegang merek dan Direktorat Merek dan selain dari itu bukan merupakan dari pihak ketiga karena tidak memiliki kepentingan dalam penggunaan merek tersebut adalah keliru dan telah salah menginterpretasikan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut adalah pihak pendaftar merek dengan itikad baik yang ditolak pendaftarannya karena adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang telah terdaftar terlebih dahulu sehingga pihak ketiga tersebut terhalang haknya untuk mengajukan pendaftaran merek yang sama tersebut. Oleh karena itu maka pihak ketiga diberikan hak oleh Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pemegang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut yang tidak menggunakan mereknya tersebut pada produk-produk yang harus diproduksinya sendiri atau diproduksi oleh pihak lain.16
Berdasarkan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 03/Merek/2013/PN/Niaga/Medan dalam perkara gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga telah melakukan
16 Wiratmo Dianggoro. “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis” . Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol 2, 1997, hlm.53
penafsiran hukum sendiri yang bertentangan dengan Pasal 63 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut yang dengan tegas menyebutkan bahwa tiga tahun berturut-turut telah ditentukan yaitu sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal pemakaian terakhir / transaksi terakhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menafsirkan bahwa tiga tahun berturut-turut dihitung dari tanggal terbitnya sertipikat merek, yang apabila dihitung memang belum mencapai jangka waktu tiga tahun berturut-turut. namun penafsiran hukum majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah menyalahi ketentuan hukum yang termuat di dalam Pasal 63 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian pada prinsipnya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan selain bertentangan dengan undang-undang merek juga telah menciderai pengadilan dari pihak ketiga karena putusan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang merek baik yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
IV. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan
1. Proses penyelesaian sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 74 dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah
a. pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke pengadilan niaga.
b. Apabila ditolak oleh pengadilan niaga maka pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
c. Apabila gugatan ditolak oleh Mahkamah Agung maka pihak ketiga dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan syarat pihak ketiga memiliki bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya (novum).
d. Putusan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak dapat dilakukan peninjauan ulang kembali oleh pihak ketiga.
e. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pihak ketiga dan tidak ada upaya hukum PK dari pemegang merek terdaftar maka berdasarkan putusan mahkamah agung tersebut Direktorat Merek melakukan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
f. Apabila putusan peninjauan kembali mengabulkan gugatan pihak ketiga dalam hal penghapusan merek terdaftar maka berdasarkan putusan PK tersebut direktorat merek wajib melakukan penghapusan merek terdaftar sebelumnya dari daftar umum pemegang merek.
2. Pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga di Indonesia dalam memutuskan sengketa atas gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut berdasarkan putusan antara tahun 2014 s.d tahun 2016 adalah bahwa hakim mempunyai pandangan tersendiri dalam memutuskan perkara penghapusan merek terdaftar karena tidak dipergunakan dalam 3 ( tiga ) tahun berturut- turut. Kadang kala, hakim memutuskan perkara berdasarkan ketentuan pasal 74 UU no. 20 Tahun 2016, ada juga hakim dalam memutuskan perkara penghapusan merek terdaftar berdasarkan pendapat hakim itu sendiri.
3. Putusan hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan No.
03/Merek/2013/PN.Niaga/Medan dalam perkara sengketa penghapusan merek terdaftar bola dunia sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No.
15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pandangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menafsirkan jangka waktu tiga tahun berturut-turut untuk dapat dihapusnya suatu merek terdaftar oleh pihak ketiga adalah dihitung sejak tanggal terbitnya sertipikat merek bukan dari tanggal pendaftaran merek atau tanggal pemakaian terakhir / transaksi terakhir dari merek tersebut
B. Saran
1. Hendaknya Proses penyelesaian sengketa gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 74 dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pihak ketiga harus terlebih dahulu mencari bukti-bukti autentik bahwa memang merek terdaftar tersebut sudah tidak digunakan lagi selama tiga tahun berturut-turut, sehingga gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga tersebut dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan oleh pengadilan.
2. Hendaknya Pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga di Indonesia dalam memutuskan sengketa atas gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena tidak dipergunakan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut berdasarkan putusan antara tahun 2014 s.d tahun 2016 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syarat-syarat dapat diajukan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga sehingga putusan yang dihasilkan akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat dapat diajukannya gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga karena sudah tidak lagi digunakan selama tiga tahun berturut-turut.
3. Hendaknya Putusan hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN.Niaga/Medan dalam perkara sengketa penghapusan merek terdaftar bola dunia sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 74 Undang-Undang No.
20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis karena hakim bukanlah pembuat undang-undang dan hakim berhak menemukan hukum apabila ketentuan hukum yang disengketakan di pengadilan belum ada atau tidak jelas. Sehingga putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang merek.
V. Daftar Pustaka
Dianggoro, Wiratmo. “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis” . Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol 2, 1997
Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012
Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
Lindsey, Tim dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Bandung : Alumni, 2006
Maulana, Ibe, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015
Rahman, Indra, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Alumni, 2012 Ramadhniani, Nur Febry dan Catharina Ria Budining, Analisis Hukum
penghapusan Merek Ikea, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2010, Vol. 3, No. 2, Juni 2012
Sanusi, Bintang, Hukum Merek, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006 Siswanto, Ari, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014
Sumaida, Yenni, Perlindungan Bisnis Merek di Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2013
Suryodiningrat, RM., Pengantar Ilmu Hukum Merek, Jakarta : Pradnya Paramita, 2013
Yanto, Muhammad, Penghapusan Merek Terdaftar, Jakarta : Grafika Aditama, 2014
