PUTUSAN
Nomor 70/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Pembatalan Merek pada tingkat pertama, di gedung yang khusus disediakan untuk itu di JI. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh :
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL, CO. L TD
berkedudukan di Shang Street, Zhangzhou, Fujian Republik Rakyat China dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHAN SANTOSO, SH & AZIS GANDA SUCIPTA, SH, Pengacara-pengacara berkeduduk-an di Jakarta dberkeduduk-an beralamat di Jalberkeduduk-an Pberkeduduk-angerberkeduduk-an Jayakarta No. 117 Komp. Duta Jayakarta Blok C/4 Jakarta 10730 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 November 2002 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGA T ;
1
2.
LAWAN
DHALIM SOEKODANU beralamat di JI. Kalianyar Wetan Buntu
2/6
Surabaya,
Indonesia,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERGUGAT;
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen
Kehakim-an dKehakim-an Hak Azasi MKehakim-anusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, beralamat di JI.
Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119 selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERGUGA T:
PENGADILAN NIAGA tersebut;
Setelah membaca penetapan dalam berkas perkara ;
Setelah membaca surat-surat yang diajukan para pihak ;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak ;
Setelah mendengar keterangan para pihak ; TENT ANG DUDUKNY A PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat melalui sural permohonannya tertanggal 03 September 2003 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam Register Perkara No. 70/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. pad a tanggal 4 September 2003, pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum China, dengan nama ZHANGZHOU PIENTZEHUANG.PHARMACEUTICAL, Co. L TO, yang didirikan sejak tahun 1957 ; .
2. Bahwa penggugat adalah pemilik sah satu-satunya dari merek dagang "PI EN TZE HUANG" di negara asalnya yaitu Republik
Rakyat China;
3. Bahwa merek dagang "pien tze huang" milik Penggugat ini telah terdaftar di negara asal penggugat, yaitu :
.Pada tanggal 20 Agustus 1989, terdaftar untuk kelas barang 31, dan telah disetujui perpanjangannya menjadi kelas barang 5 yang digunakan secara resmi pada bulan Pebruari 1992. Pada bulan Januari 1999 Merek "PIEN TZE HUANG" diluncurkan sebagai merek dagang China yang terkenal oleh kantor Manajemen Administrasi Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat China. Pada tanggal 30 Agustus 1991 merek "PIEN TZE HUANG" juga didaftarkan dalam kelas 3 dan disetujui perpanjangannya pada tahun
2001 ;
4
Bahwa selain terdaftar di negara asalnya merek dagang "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat juga telah terdaftar dibeberapa negara, yaitu:.OJ Hong Kong terdaftar pada tanggal 12 Oesember 2001 untuk kelas barang 5, dengan daftar nomor tahun 2000 B 03012. (P-3).
.Oi Jepang terdaftar pad a tanggal 5 Oesember 96, untuk kelas barang 5, dengan daftar nomor 3236705 (P-4).
.OJ Jepang terdaftar pada tanggal 18 Oktober 1997, untuk kelas barang 1, dengan nomor pendaftaran 4067438 (P-5). 5. Selain dari pada itu jumlah penghasilan penjualan merek produk "PIEN TZE HUANG" MILIK Penggugat pad a tahun 2002 adalah sebesar 209.020.000,00,- RMB (OUA RATUS SEMBILAN JUTA OUA PULUH RIBU RMB) (P-6);
6. Bahwa dengan terdaftarnya merek "PI EN TZE HUANG" milik Penggugat Oi beberapa negara, yaitu China, Hongkong, Srilanka dan Jepang serta dengan jumlah penghasilan pen-jualan sebesar 209.020.000,00 RMB (dua ratus sembilan juta dua puluh ribu RMB) pad a tahun 2002, maka merek "PIEN TZE HUANG" MILIK Penggugat adalah merupakan merek terkenal ; 7. Bahwa ternyata Penggugat harus mengalami bahwa atas nama
Tergugat telah didaftarkan merek dagang "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" pad a kantor Turut Tergugat dibawah daftar No. 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk melindungi kelas
barang OS, sebagaimana yang tersebut didalam bukti ;
8. Bahwa pendaftaran merek "ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG" oleh tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 7 diatas mem-punyai persamaan pad a pokoknya dengan merek "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;9. Bahwa kecuali dari itu pendaftaran merek "ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG" oleh Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum milik penggugat yang sudah terkenal ;10.
Bahwa perbuatan tergugat sebagaimana tersebut didalam butir 7 diatas, jelas-jelas mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang telah mendaftarkan merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" menjadi atas nama Tergugat, serta jelas-jelas telah merugikan Penggugat selaku pemilik merek "PI EN TZE HUANG" yang sah ;
11.
Bahwa
Penggugat
sangat berkeberatan
dengan
adanya
Pendaftaran Merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG", No. Pendaftaran 436646 tanggal 27 Januari 2000, kelas barang OS, atas nama Tergugat, oleh karena didasari adanya itikad baik dari Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat bermaksud mengaju-kan pembatalan atas pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG" No. Pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, atas nama Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Turut Tergugat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 jo. rasa! 68 jo. rasa! 69 (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam pasal 68 (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merel<i "PIEN TZE HUANG" dalam kelas 05, pada tanggal 2 Agustus 2002 dengan agenda No. 000.2002.16957. 17155, sebagaimana yang tersebut dalam bukti (P-8) ;
14. Bahwa Turut Tergugat diikut sertakan didalam perkara ini untuk memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 3 jo. Pasal 71 UU No. 15
Tahun 2001 tentang
Merek sehingga
seyogyanya
Turut
Tergugat bersikap netral dalam perkara ini ;
Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka beserta ini penggugat mohon dengan hormat dan dengan sega!a kerendahan hati kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat, sudilah kiranya berkenan menerima gugatan dari Penggugat ini, dan selanjutnya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini, sebagai berikut :
I. Mengabu!kan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
II. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek dagang "PIEN TZE HUANG" di Indonesia;
III. Menyatakan bahwa merek "PIEN TZE HUANG" milik Peng-gugat adalah merupakan merek terkenal ;
IV. Menyatakan bahwa merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "PIEN TZE HUANG" milik penggugat yang merupakan merek terkenal;
V. Menyatakan bahwa merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG" milik Tergugat mempunyai persamaan pad a keseluruhannya
134
dengan nama perusahaan/badan hukum milik Penggugat yang sudah terkenal ;
Menyatakan Bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG"
VII. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya membatalkan merek "ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG" dengan nomor pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
VIII Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksana-kan pembatalan pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" dengan nomor pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam berita Resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang merek yang berlaku ; IX. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
ATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA;
Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya atas perkara ini menurut peraturan perundang-undangan dan hukum (Ex Aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa pad a hari persidangan yang telah ditetap-kan para pihak hadir, Penggugat diwakili oleh kuasanya Johan Santoso, SH, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya Wisnoe Widjaja, SH, dkk Pengacara berkantor di JI. Cempaka Putih Barat
17 No. 18 Jakarta Pusat berdasarkan
Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 September 2003, Turut Tergugat diwakili oleh Jujun Zaenuri, SH. pegawai pad a Direktorat Merek berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 September 2003 ;
Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara; tetapi tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2003, yang pad a pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa tergugat secara tegas menolak serta membantah seluruh datil-datil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar datil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak dari merek Pien Tze Huang yang sah di Indonesia;
.Bahwa berdasarka,n Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "Hak atas merek adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya dan pasal 28 menyebutkan "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";
Bahwa berdasarkan pad a Pasal 3 dan pasal 28 Undang-Undang no. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat yang diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun
untuk menggunakan merek "Zhang Zhou, Pien Tze Huang"
dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun ;
-,; Bahwa tidak benar datil Penggugat yang menyatakan bahwa merek "Zhang Zhou Pien Tze Huang" milik tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik ;
.Bahwa merek milik Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum merek, sedangkan merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik yang beritikad baik dan telah memenuht aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksa-an substpemeriksa-antif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No, 14 tahun 1997 tentang merek yang berlaku saat Tergugat mendaftarkan mereknya ;
3
4
5
6
7.
Bahwa Penggugat juga tidak mengajukan keberatan alas
pendaftaran merek Tergugat saat diumumkan dalam Berita
Resmi Merek Seri B, tetapi baru sekarang mengajukan
pembatalan terhadap merek Tergugat yang justru menunjukkan
itikad baik dari Penggugat ;
Bahwa merek "Zhang Zhou Pien Huang" milik Tergugat tidak
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan nama perusahaan/badan
hukum milik Penggugat
sepertiyang didalilkannya pad a angka 8 dan 9 ;
Bahwa Zhang Zhou adalah nama suatu desa/daerah di china,
sedangkan Pien Tze Huang adalah sejenis obat-obatan yang
harus diiris yang juga dapat diartikan raja obat, jadi Pien Tze
Huang bukan merupakan sebuah kala yang memiliki daya
pembedaan yang tinggi Sebagai contoh : bisa diumpamakan
seperti Bakwan Malang atau Lumpia Semarang, dimana kala
yang satu adalah jenis barang sedangkan kala yang lainnya
menunjukkan nama daerah asal barang tersebut. Dalam hal ini
kala Pien Tze Huang diibaratkan sebagai kala Bakwan atau
Lumpia yang menunjukkan jenis barang, sehingga setiap orang
termasuk Tergugat boleh menggunakan kala tersebut ;10.
Bahwa masyarakat Indonesia mengenal kala Pien Tze Huang
sebagai sejenis obat obatan dari China dan juga raja obat, dan
merek yang dikenal dan terkenal di Indonesia untuk obat jenis
Pien Tze Huang ini adalah merek "Zhang Zhou Pien Tze
Huang" milik Tergugat. Hal ini dapat terlihat saat memesan pien
Tze huang di taka obat maka produk merek "Zhang Zhou Pien
Tze Huang" milik Tergugat yang akan diberikan ;11.
Bahwa disamping itu bila dilihat secara keseluruhannya antara
merek Tergugat dan Penggugat amatlah berbeda baik bentuk
susunan kala yang ditonjolkan pad a kemasannya dan tala
warnanya. Merek milik Tergugat menonjolkan kala Zhang Zhou,
sedangkan merek milik Penggugat hanya ada kala Pien Tze
Huang. Merek milik Tergugat berwarna merah, biru, hitam, dan
putih, sedangkan merek milik Penggugat hitam dan putih.
Mengenai pers.maan dalam lukisan huruf kanji hal tersebut
karena memang hanya ada satu cara untuk menuliskan Pien
Tze Huang dalam tulisan kanji, sehingga hal terse but tidak
8
9
boleh diperhitungkan sebagai suatu persamaan. Dengan demikian tidaklah mung kin khalayak ramai konsumen dapat terkecoh atau tersesat dalam membedakan kedua merek ini ; 12. Bahwa merek milik Penggugat bukanlah merek terkenal karena
tidak memenuhi ketentuan ukuran suatu merek terkenal yang didasarkan pad a ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;
Jumlah, penghasilan penjualan seperti yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan unsur yang dikatakan sebagai merek terkenal .
Disamping itu juga m.asyarakat Indonesia tidak mengenal merek milik Penggugat dan tidak ada promosi tentang keberadaan merek milik'Penggugat di Indonesia.
Justru merek milik Tergugatlah yang dikenal oleh khalayak ramai konsumen di Indonesia dan Penggugat yang dapat dikatakan mempunyai itikad tidak baik karena mendaftarkan merek yang sarna dengan merek milik Tergugat dan bermaksud untuk membonceng ketenaran milik Tergugat di Indonesia; Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan jawaban-nya pad a tanggal 13 Oktober 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenaran-nya telah diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar tergugat I adalah Pemilik merek kala "ZANG ZHOU, PIEN TZE HUANG" yang telah terdaftar dalam daftar umum merek daftar Nomor 436646 tanggal 27 Januari 2000 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 05 yaitu obat-obatan ;
3. Bahwa berdasarkan pasal, 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan "Hak alas merek hak
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek terse but atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
Bahwa berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 28
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka secara jelas dan tegas hanya Tergugat I yang diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan atau memberi ijin kepada siapapun untuk menggunakan merek "ZANG ZHOU, PIEN TZE HUANG" dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun ;
Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan terhadap merek terdaftar, maka sudah sepatutnya gugatan pada pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Dan pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa alasan gugatan pembatalan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 6 (1) huruf b yaitu tentang itikad buruk dan Persamaan pada pokoknya maupunkeseluruhan dengan merek yang sudah terkenal ;
6. Bahwa dengan demikian maka haruslah dibuktikan apakah antara merek Penggugat dan Tergugat I mempunyai
persama-an pada pokoknya maupun keseluruhpersama-annya dengpersama-an merek
terkenal dan apakah benar merek Tergugat I terdaftar dalam daftar Umum merek didaftarkan dengan itikad buruk ;
Tentang merek Terkenal
7. Bahwa tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan ukuran suatu merek terkenal berdasarkan pad a :
"Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Oi samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tida knya "
Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu :
-Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
8
-Reputasi Merek-merek terkenal ; ~ Promosi-Promosi ;
-Pendaftaran dibeberapa negara ;
-Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri ;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku dirinya sebagai merek terkenal dalam gugatannya, unsur-unsur tersebut diatas harus dipenuhi sebagai merek terkenal, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti merek Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai merek terkenal karena tidak memenuhi unsur-unsur merek terkenal sebagai-mana disebutkan dalam point 8 (delapan) ;
11. Bahwa Masyarakat Indonesia tidak mengenal merek Penggugat dan tidak ada satu promosi baik di media elektronik maupun di
media
masa tentang
keberadaan
merek
Penggugat
di
Indonesia; Tentang Itikad Buruk
12. Bahwa tentang Itikad Buruk Tergugat I sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik ;
13. Bahwa merek Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek telah memenuhi aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pad a waktu pemeriksaan substantif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5 dan 6 UU No. 14 tahun 1997 tentsng merek dengan demikian oleh Direktorat Merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sesuai dengan permohonannya (pendaftaran merek Tergugat pada masa UU No. 14 tahun 1997 tentang merek) ;
14. Bahwa di samping itu pada waktu diumumkan dalam Berita Resmi Merek seri b ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan alas pendaftaran merek Tergugat I tersebut, dan sekarang Penggugat mengajukan pembatalan terhadap merek
Tergugat dengan demikian menurut hemat Tergugat I Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik ;
15. Bahwa untuk menilai apakah merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad buruk, maka untuk menilai hal tersebut yaitu yang didasarkan kepada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 (1) UU No. 15
Tahun2001) ;
16. Bahwa dalam perkara sekarang ini yang mempunyai itikad tidak baik justru adalah Penggugat sendiri karena mendaftarkan merek yang sarna dengan merek Tergugat I yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;
17. Berdasarkan alasan-alasan hukum Tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 Jo. 4 Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2001 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan
replik-nya tertanggal 21 Oktober 2003 sedangkan Tergugat dan Turut
Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 4 September 2003, yang masing-masing pad a pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti fotocopy surat bermeterai cukup dan masing-masing diberi tanda :
P-1 Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Farmasi Zhangzhou, didirikan pada 28 Desember 1957 ;
P-2 Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara asalnya, yaitu RRC;
P-3 Fotocopy Sertifikat Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Hang" milik Penggugat di negara Hongkong ;
P-4 Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara Srilanka ;
P- 5 Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara Jepang ;
P-6 Fotocopy Pendaftaran merek dagang "Pien Tzu Huang" milik Penggugat di negara Jepang ;
P-7 Fotocopy Sertifikat keterangan penghasilan penjualan merek produk Pien Tze Huang milik Penggugat pada tahun 2002 ;
P-8
Fotocopy Pendaftaran merek Zhang Zhou Pien Tze Huang
alas nama Tergugat, Oaftar No. 436646, tanggal 27 Januari 2000, kelas barang 05 ;
P-9
Contoh kemasaQ bungkus besar produk merek Pien Tze
Huang milik Penggugat ;
P-10 Contoh kemasan bungkus besar produk merek pien Tze
huang milik Penggugat;
Bahwa bukti fotocopy sural tersebut telah diperiksa ternyata sesuai dengan sural aslinya ;
Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti folD copy sural bermeterai cukup dan masing-masing diberi tanda :
T -1 .Fotocopy pendaftaran merek milik Tergugat daftar No, 436646 yang dikeluarkan Oepartemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2000 ;
T -2 .Kotak kemasan pembungkus dengan etiket merek (asli) milik Tergugat daftar No. 436646 ;
T -3 .Fotocopy permintaan Pendaftaran Merek kepada Oirektorat Jendral HAKI pada tanggal 05 Agustus 2002 No. Agenda 0002002.16957.17155 ;
T -4 .Kotak kemasan pembungkus dengan etiket merek gambar buah leci dengan tulisan kala PIEN TZE HUANG milik pihak lain;
T -5 .Kotak kemasan pembungkus dengan etiket merek gambar buah Leci dengan tulisan kala PIAN ZI HUANG milik pihak
lain;
Bahwa bukti fotocopy sural tersebut telah diperiksa ternyata dengan sural aslinya, kecuali bukti bertanda T -3 hanya
,
Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti sural TII-1 berupa fotocopy sertifikat merek daftar No. 436646
27 Januari 2000, alas nama Tergugat, setelah diperiksa tidak dapat ditunjukkan sural aslinya dan TII-2 berupa
No. 06/Merek/2003/PN.Jkt.PST tanggal 24 April 2003, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pad a tanggal 4 Desember 2003, sedang-kan Penggugat tidak mengajusedang-kan kesimpulannya ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan in; maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dari isi putusan ini ;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bag; Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) ;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti sebagaimana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, Pengadilan mendapatkan hal-hal yang menjadi per-selisihan hukum dan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan yaitu : 1. masalah merek "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat sebagai
merek terkenal ;
2.
masalah adanya persamaan
pada pokoknya dan secara
keseluruhannya ;
masalah pembatalan merek ZANG ZHOU PI EN TZE HUANG milik Tergugat ;
3
Ad.1. Masalah merek "PI EN TZE HUANG" milik penggugat sebagai merek terkenal ;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan terdaftarnya merek "PIEN TZE HUANG" dibeberapa negara, yaitu China, Hongkong, Srilangka dan Jepang dan dengan jumlah penjualan sebesar 209.020.000,00 RMB pad a tahun 2002, maka merek "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat merupakan merek terkenal ;
Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugattersebut, sebab unsur keterkenalan suatu merek didasarkan menu rut ketentu-an dalam penjelasketentu-an Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.
15 tahun 2001, dan jumlah penghasilan penjualan seperti yang didalilkan Penggugat, bukanlah unsur dari merek terkenal ;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menolak dalil Penggugat tersebut sebab merek Penggugat tersebut tidak dikenal di masyarakat Indonesia, karena tidak ada satu promosi di media elektronik maupun media masa tentang keberadaan merek
Penggugat;
Menimbang, bahwa dari beberapa versi hukum tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), bahwa dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila: -Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut ; -Reputasi merek terkenal yang diperoleh dari promosi yang
gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan adanya pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "PIEN TZE HUANG" di China tahun 1991 (vide bukti P-2), di Jepang pada tahun 1997 dengan No. Pendaftaran 4067438 (vide bukti P-6) dan Hongkong pad a tahun 2001 dengan daftar nomor tahun 2000 B 03012 (vide bukti P-3), masing-masing untuk kelas barang 5 ;
Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-2 didapat fakta hukum bahwa pada bulan Januari 1999 oleh Kantor Manajemen
Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat merek dagang "PIEN TZE HUANG" sebagai merek dagang yang terkenal ;
, .bahwa walaupun besarnya nilai penjualan suatu dengan merek tertentu bukan merupakan unsur dari merek sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Merek, akan hal tersebut dapat dijadikan indikasi/petunjuk bahwa barang merek tersebut laku dipasaran dikenal oleh masyarakat
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa .,didapat fakta hukum bahwa obat China dengan merek "PIEN TZE HUANG" produk Penggugat telah dikirim/diekspor ke berbagai negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Hongkong dengan nilai yang cukup besar ;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian tersebut terbukti bahwa merek "PI EN TZE HUANG" milik Penggugat merupakan merek terkenal karenanya petitum gugatan Penggugat angka II dan III haruslah dikabulkan ;
Ad.2.
Masalah adanya persamaan pada pokoknya dan secara
keseluruhannya ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa merek "ZANG ZHOU PIEN TZE HUANG" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "PEIN TZE HUANG" milik Penggugat, dan memiliki persamaan secara keseluruhan dengan nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat ;
Menimbang, bahwa Tergugat menolak-dalil Penggugattersebut
dan mendalilkan bahwa Zhang Zhou adalah nama suatu daerah diChina, sedangkan Pien Tze Huang adalah jenis obat-obatan yang harus diiris atau dapat diartikan sebagai raja obat, sehingga semua orang termasuk Tergugat dapat menggunakan kala tersebut, selain itu merek Penggugat dan tergugat berbeda dalam bentuk susunan kala yang menonjol pada kemasan dan tala warnanya ;
Menimbang, bahwa dari dua versi hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-8 = T -1 = T 11-1 didapat fakta hukum bahwa Tergugat sebagai pemilik merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" untuk kelas barang 5, jenis obat-obatan, terdaftar dalam Sertifikat merek No. Pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000, sedangkan sesuai pertimbangan hukum dalam Ad. 1 diatas Penggugat sebagai merek terkenal "PI EN TZE HUANG" sehingga apabila merek milik Penggugat dan Tergugat tersebut diperbandingkan, terdapat kata dan ucapan yang sarna yaitu PI EN TZE HUANG (vide bukti bertanda P-10 dan T -2), selain itu merek Tergugat tersebut sarna dalam pengucapan maupun penulisannya dengan nama badan hukum/Perusahaan Penggugat yaitu ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG;
Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan penilaian hukum diatas terbukti bahwa merek Tergugat tersebut, mempunyai
persamaan
pad a pokoknya
dengan
merek Penggugat serta
mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan nama badan
hukum/perusahaan Penggugat karenanya petitum gugatan Penggugat angka IV dan V haruslah dikabulkan ;
Ad.3 Masalah pembatalan merek ZHANG ZHOU PI EN TZE HUANG milik Tergugat ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat mendaftarkan merek ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG tersebut didasari itikad tidak baik serta jelas-jelas merugikan
Penggugat;
Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pendaftaran mereknya didasari itikad baik karena telah memenuhi persyaratan formalitasnya maupun pemeriksaan substantif, justru Penggugatlah yang beritikad tidak baik karena baru sekarang mengajukan pembatalan merek Tergugat ;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat dan mendalilkan bahwa Penggugatlah yang beritikad tidak baik
karena mendaftarkan merek yang sarna dengan merek Tergugat
yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;
Menimbang, bahwa dari beberapa versi hukum tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Ad. 1 dan Ad. 2 diatas, Penggugat telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu (diluar negeri) dan mereknya merupakan merek terkenal sehingga perbuatan Tergugat mendaftarkan mereknya
yang mempunyai persamaan pad a pokoknya dengan merek
Peng-gugat dan mengandung
persamaan secara keseluruhan dengan
nama badan hukum/Perusahaan Penggugat, jelas dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk/barang Tergugat tersebut adalah produk dari Peng-gugat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan persaingan curang;
Menimbang, bahwa andai kata Tergugat beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya mengapa harus memakai merek ZHANG
ZHOU PIEN TZE HUANG yang jelas dari kata-kata dan
pengucapannya berasal dari geografis dan bahasa China atau mandarin, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang seharusnya memakai merek dengan bahasa Indonesia atau menggambarkan geografis wilayah negara Indonesia, maka jelas dalam mendaftarkan mereknya Tergugat meniru atau setidak-tidaknya terinspirasi merek Penggugat yang telah ada dan terkenal terlebih dahulu ;
Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan dalil Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat beritikad tidak baik karena telah mendaftarkan merek yang sam a dengan merek Tergugat yang telah terdaftar dalam daftar umum merek, karena hal tersebut disyaratkan oleh Undang-Undang (vide pasal 68 ayat 2 UU Merek), untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar pihak yang berkepentingan (in casu Penggugat) harus mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat terlebih dahulu ;
Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya didasari oleh itikad tidak baik karenanya petitum gugatan Penggugat angka VI haruslah dikabulkan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal merek "ZHANG ZHOU TZE HUANG" atas nama Tergugat, Nomor Pendaftaran 436646 tanggal 27 Januari 2000, untuk kelas barang 05, dengan segala Putusan Nomor 70/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. > 147
akibat hukumnya, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk
mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, apabila
putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;
Menimbang,
bahwa
berdasar
penilaian dan pertimbangan
hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka VII dan VIII
haruslah dikabulkan pula;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
seluruhnya maka Tergug,at berada dalam pihak yang kalah haruslah
dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang telah
dipertimbang-kan diatas Pengadilan menilai bahwa bukti lainnya tidak relevan
dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun
2001 tentang
Merek dan perundang-undangan
yang berkaitan
dengan perkara ini;
2.
3.
4.
5.
6.
MENGADILI:
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan yang berhak atas merek "PI EN TZE HUANG" di Indonesia;
Menyatakan merek "PI EN TZE HUANG" milik Penggugat merupakan merek terkenal ;
Menyatakan merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "PIEN TZE HUANG" milik Penggugat ;
Menyatakan merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" milik
Tergugat
mempunyai
persamaan
secara
keseluruhannya
dengan perusahaan/badan hukum milik Penggugat ;
Menyatakan bahwa Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" pad a Kantor Turut Tergugat ; Menyatakan batal atas pendaftaran merek "ZHANG ZHOU PIEN TZE HUANG" atas nama Tergugat yang telah terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 436646, tanggal 27 Januari 2000 untuk kelas barang 05 ;
